Verfügung im Löschungsverfahren Nr. 100048 in Sachen
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Verfügung im Löschungsverfahren Nr. 100048 in Sachen Panodis GmbH Rotmurgstrasse 33 72270 Baiersbronn DE-Deutschland Antragstellende Partei vertreten durch Frei Patentanwaltsbüro AG Postfach 1771 8032 Zürich SchutztitelPartei1 gegen Urs Härri Engineering-Beratung Erlenmoosweg 2 8840 Einsiedeln Antragsgegnerische Partei vertreten durch Luchs & Partner AG Patentanwälte Schulhausstrasse 12 8002 Zürich CH-Marke Nr. 515007 - firestar ((fig.)) Gestützt auf Art. 35a ff. i.V.m. Art. 12 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 24a ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut) 1/11
in Erwägung gezogen:
I. Sachverhalt und Verfahrensablauf
1. Am 18.12.2017 reichte die antragstellende Partei gegen die CH-Marke Nr. 515007 - "firestar ((fig.))"
(nachfolgend angefochtene Marke) einen Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und beantragte
deren vollständige Löschung. Dies betrifft folgende Waren:
4 Brennpaste.
2. Mit Verfügung vom 27.12.2017 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme
einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
3. Mit Schreiben vom 26.04.2018 reichte die antragsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist ihre
Stellungnahme ein.
4. Mit Verfügung vom 09.05.2018 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
5. Mit Schreiben vom 18.07.2018 replizierte die antragstellende Partei innert (erstreckter) Frist.
6. Mit Verfügung vom 26.07.2018 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik
einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 17.10.2018 ersuchte die Antragstellerin um Ersatz der Kosten für die
Gebrauchsrecherche in Höhe von EUR 350.00 resp. CHF 434.00 und stellte dem Institut diesbezüglich
eine Kopie der Rechnung des beauftragten Unternehmens zu.
8. Mit Schreiben vom 23.11.2018 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist.
9. Mit Verfügung vom 27.11.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
10. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich
erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.
II. Sachentscheidvoraussetzungen
1. Gemäss Art. 35a Abs. 1 MSchG kann jede natürliche oder juristische Person einen Antrag auf Löschung
einer Marke wegen Nichtgebrauchs gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss
nicht nachgewiesen werden.
2. Der Löschungsantrag kann frühestens fünf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines
Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a
Abs. 2 lit. a und b MSchG).
Gegen die am 28.10.2003 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 207 publizierte angefochtene
Marke wurde kein Widerspruch erhoben (vgl. www.swissreg.ch). Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum
Zeitpunkt der Einreichung des Löschungsantrags, d.h. am 18.12.2017, seit längerem abgelaufen (vgl. zur
Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen des Instituts [Richtlinien], 01.01.2019, Teil 7, Ziff.
2.4 unter www.ige.ch).
3. Der Löschungsantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e
MSchV) eingereicht und die Löschungsgebühr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt
2/11(Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Löschungsantrag ist folglich einzutreten.
III. Prozessuales
1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Möglichkeiten, um auf den Löschungsantrag zu reagieren. Sie
kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der
angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Möglichkeit, das Bestehen wichtiger Gründe für
den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).
2. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den
Löschungsantrag ab, ohne zu prüfen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten
Beweismittel den Gebrauch der Marke gemäss Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Gründe
für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird
nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Löschungsantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei
den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der
Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so
wird der Antrag gemäss Art. 35b Abs. 2 MSchG nur für diesen Teil gutgeheissen.
IV. Materielle Beurteilung
A. Löschungsgründe wegen Nichtgebrauchs
Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG
gelöscht werden. Das Vorliegen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1
MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG
gebraucht wird (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).
B. Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke
1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen,
wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird,
während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der
Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn
wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Beantragt die antragstellende Partei die Löschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach
Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen
(Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art. 24a
lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt
kann in den meisten Fällen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die Glaubhaftmachung des
Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbündels fest. Unter diesen
Umständen wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der Grundlage eines
einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Als Mittel zur Glaubhaftmachung des
Nichtgebrauchs eignen sich gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts insbesondere
Nachforschungsberichte, welche die ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten
und Händlern dokumentieren, ferner den relevanten Zeitraum betreffende Werbematerialien,
Internetauftritte und sonstige Produkt- und Geschäftsdokumentationen des Markeninhabers oder negative
Rechercheergebnisse (BGer 4A_299/2017, E. 4.1 – ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; vgl. auch Richtlinien,
Teil 7, Ziff. 4.1).
3/11Der Nichtgebrauch der angefochtenen Marke ist naturgemäss bedeutend schwieriger zu beweisen als
deren Gebrauch (vgl. BGer 4A_515/2017, E. 2.3.2 und Botschaft zum MSchG vom 21.11.1990, BBl 1991 I
1, S. 26).
3. Im Rahmen des Löschungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Würdigung der
Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen
Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende
Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien,
Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezüglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.).
4. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver
Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die
Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen
Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des
Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um
durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff.
5.3.3).
5. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch
nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur
Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung
der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall
auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
6. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht
wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG).
7. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den
kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG
lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als
rechtserhaltend gelten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
8. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem
Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster-
und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).
9. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch
von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch
durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MschG und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
10. Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei eine
Benutzungsrecherche vom 06.12.2017 durch die im Bereich von Marken-Benutzungsrecherchen tätige
U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH, DE-61231 Bad Nauheim
(http://www.benutzungsrecherchen.de/ ), mit folgenden Inhalten resp. Schlussfolgerungen ins Recht (vgl.
Beilagen 2 Löschungsantrag):
10.1 Recherchen zum Markeninhaber und dessen Markenportefeuille:
Der Antragsgegner, Herr Urs Härri, erwarb die angefochtene Marke im Jahr 2014 von der
ursprünglichen Inhaberin, der Firma Firestar AG mit Sitz in 8360 Eschlikon. Letztere wurde am
19.06.2013 im Handelsregister gelöscht, wobei die Produktion der für die angefochtene Marke
beanspruchten "Brennpaste" gemäss einer Pressenotiz bereits 2011 eingestellt wurde (vgl. hierzu
nachfolgend 10.3). Die Übertragung der Marke auf den Antragsgegner im Markenregister erfolgte am
17.01.2014. Der Antragsgegner ist mit seiner Firma "Engineering-Beratung" auch Inhaber weiterer
Schweizer Markeneintragungen, nämlich "cleanstar", "TOP FIRE" und insbesondere der CH und IR-
Marken "POWERFLAME".
4/1110.2 Recherchen auf den Webseiten der antragsgegnerischen Partei:
Der antragsgegnerische Markeninhaber Urs Härri präsentiert seine verschiedenen
Geschäftsaktivitäten auf seiner Webseite "www.haerri.ch". Unter den dort angeführten Firmen findet
sich auch eine Powerflame GmbH mit Sitz in 8840 Einsiedeln, deren Internetauftritt unter
"www.powerflame.ch" erfolgt. In den Webseiten sind keine Produkte unter der Bezeichnung "firestar"
aufgeführt. Eine Brennpaste wird lediglich unter der Marke "POWERFLAME" angeboten.
Eine Domain "www.firestar.ch" ist im Zeitpunkt der Recherche eingetragen auf den Namen eines
Dritten, Herrn Frank Schlecht, 5620 Bremgarten. Inhalte sind keine hinterlegt. Frühere Inhalte liessen
sich lediglich für die Zeit von 2001 bis 2007 rückverfolgen.
10.3 Internet-Recherchen zum Vertrieb von Produkten unter der angefochtenen Marke:
Aus einer Pressenotiz der im Jahr 2013 liquidierten Firma der früheren Markeninhaberin Firestar AG
ist zu ersehen, dass die Produktion der für die angefochtene Marke beanspruchten "Brennpaste"
aufgrund ungünstiger Wechselkursentwicklungen bereits im September 2011 eingestellt wurde. Auf
den erwähnten Webseiten des Markeninhabers finden sich keine Produkte unter der Bezeichnung
"firestar, sondern lediglich eine Brennpaste unter der Marke "Powerflame".
Bei einer Internet-Recherche ("sitesearch") zu Bezugsquellen von "firestar"-Produkten ergaben sich
auf den Seiten einer Firma OPO Oeschger GmbH in Villingen-Schwenningen, Deutschland, drei
Treffer für Deutschland und die Schweiz. Bei deren Aufruf erschienen für zwei der Produkte
Abbildungen, auf denen der alte Firmenname Firestar AG ersichtlich ist sowie die Marke "firestar",
allerdings in von der hier angefochtenen Marke abweichender grafischer Ausgestaltung und unter der
Überschrift "Power Flame" respektive "Brennpaste POWER FLAME Portionenbecher". In den
zugehörigen Bestellzeilen erschien ebenfalls durchwegs der Markenname "Power Flame". Bei einer
Bildersuche im Internet ergaben sich sodann drei weitere Fundstellen für "firestar"-Produkte, wobei die
Abbildungen wiederum mit der Überschrift "Brennpaste POWER FLAME Portionenbecher" versehen
waren.
Bei einer telefonischen Kontaktnahme mit der Firma OPO Oeschger GmbH in Villingen-Schwenningen
erklärte eine Mitarbeiterin, dass ihr die Marke "firestar" nicht bekannt sei. Sie verwies für
Endverbraucher an eine Firma "bessler24" in Kassel, Deutschland. Auf deren Webseite erscheint ein
Brenner aus Chromstahl unter der Bezeichnung "Firestar", jedoch keine Brennpaste. Anlässlich einer
telefonischen Nachfrage erklärte ein Herr Bessler, bei Eingabe des Suchbegriffs "firestar" in sein
Bestellsystem erfolge eine Weiterleitung zu Produkten unter der Bezeichnung "Power Flame".
10.4 Telefonische Kontaktnahme mit der Firma Powerflame GmbH des Markeninhabers:
Bei einer durchgeführten telefonischen Kontaktnahme mit der Firma Powerflame GmbH des
Markeninhabers ergab sich ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, welche erklärte, dass das frühere
Produkt "firestar" heute von ihrem Unternehmen unter dem Namen "Power Flame" vertrieben werde.
Bei allfälligen Angeboten von "firestar"-Produkten durch Dritte im Internet könne es sich um
Restbestände der früheren Produkte handeln.
11. Die Antragstellerin bringt vor, dass aus der von ihr in Auftrag gegebenen Benutzungsrecherche ersichtlich
werde, dass die angefochtene Marke nicht mehr im Gebrauch sei. Das Produkt "firestar" scheine von den
Produkten "Powerflame" abgelöst worden zu sein. Sie habe im Übrigen in der Folge auch noch selbst
versucht über die Webseite der Firma OPO Oeschger GmbH in Deutschland, www.opo.de, die Brennpaste
zu beziehen. Eine Bestellung sei nicht möglich gewesen und sie sei auf die Webseite www.siroop.ch
verwiesen worden. Indessen sei man auch bei diesem Anbieter nicht fündig geworden und habe statt der
Brennpaste nur einen "Firestar-Brenner chromstahl für Brennpaste" gefunden. Eine Dokumentation ihres
Bestellversuches legte die antragstellende Partei als Beilage 3 zum Löschungsantrag ins Recht ("Auszüge
zum Bestellversuch vom 14./15.12.2017"). Aus all diesen Gründen erscheine der Nichtgebrauch der
5/11angefochtenen Marke als glaubhaft. Die antragsgegnerische Partei hat ihrerseits die Glaubhaftmachung
des Nichtgebrauchs durch die Antragstellerin nicht bestritten, sondern sich darauf beschränkt, Belege zur
Glaubhaftmachung des Gebrauchs beizubringen (vgl. Ziff. 16 ff. hiernach).
12. Die Parteien haben im Löschungsverfahren den Nichtgebrauch beziehungsweise den Gebrauch der
angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht
ist der Nichtgebrauch beziehungsweise Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen
überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu
überzeugen, dass die Marke wahrscheinlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, nicht aber
auch, dass die Marke tatsächlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, weil jede Möglichkeit
des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter
aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen
nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2).
13. Das Institut erachtet die Ausführungen der antragstellenden Partei und die sie untermauernden Belege als
glaubwürdig und kohärent. Die in der eingereichten Benutzungsrecherche der U.W.I.
Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformation GmbH dargelegten Recherchen bzw. erfolglosen
Nachforschungen sowie die Kontaktnahme und das Gespräch mit einer Mitarbeiterin der dem
Antragsgegner gehörenden Firma Powerflame GmbH lassen nicht den Schluss zu, dass das Zeichen vom
Markeninhaber in der Schweiz im relevanten Zeitraum gebraucht wurde. Die Benutzungsrecherche enthält
keinerlei Hinweise auf konkrete Verkaufs- oder Werbetätigkeiten des Antragsgegners oder einer
Vertriebsfirma in der Vergangenheit respektive während des hier massgeblichen fünfjährigen Zeitraums in
der Schweiz und das Resultat der Nachforschungen deckt sich mit den Aussagen der angefragten Firma
Powerflame GmbH des Antragsgegners sowie der deutschen Firmen OPO Oeschger GmbH und
"bessler24" gegenüber dem mit der Nachforschung beauftragten Unternehmen.
14. Insgesamt erscheint der Nichtgebrauch der CH-Marke Nr. 515007 - "firestar ((fig.))" in der Schweiz aufgrund
der ins Recht gelegten Benutzungsrecherche als glaubhaft. Entsprechend den Ausführungen der
Antragstellerin besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass die strittige Marke vom
Markeninhaber in der Schweiz im relevanten Zeitraum für die beanspruchten Waren der Klassen 4 nicht
rechtserhaltend gebraucht wurde. Weiter ist auch nicht ersichtlich, dass die Marke in der Schweiz beworben
wurde.
15. Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor
Einreichung des Löschungsantrags, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 18.12.2012 und dem 18.12.2017,
glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
C. Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke
16. Der Antragsgegner bringt in seiner Stellungnahme vom 26.04.2018 vor, dass die 2013 liquidierte (vgl. Ziff.
10.1 hiervor), ursprüngliche Inhaberin der angefochtenen Marke, die Firma Firestar AG, von der Firma
Griffon Management AG, 8832 Wollerau, im Jahr 2008 übernommen worden sei, wobei die Firestar AG
auch ihre Immaterialgüterrechte an die Griffon Management AG übertragen habe. Von dieser
zwischenzeitlichen (nicht im Markenregister eingetragenen) Markeninhaberin habe er mit Kaufvertrag vom
06.12.2013 die Immaterialgüterrechte der Firestar AG, insbesondere die strittige Schweizer Marke Nr. 515
007 erworben. Basierend auf diesem Kauf sei dann die Marke im Markenregister im Januar 2014 auf ihn
übertragen worden.
17. Der Antragsgegner stellt in seiner Stellungnahme weiter fest, dass die von ihm erworbene Marke von der
vorgängigen Inhaberin Firestar AG umfangreich zum Vertrieb von Brennpasten benutzt worden sei. Die
entsprechenden Waren seien noch lange nach der Liquidation der Firestar AG erhältlich gewesen, was
auch in der Benutzungsrecherche der Antragstellerin festgestellt werde. Die Marke werde nun auch von
seiner Firma Powerflame GmbH (als Lizenznehmerin) gebraucht, was auf der Webseite
"www.powerflame.ch" ersichtlich sei.
6/11Weiter habe er nebst vielen Massnahmen eine extensive Recherche zum Zeichen "FIRESTAR" durchführen
lassen, um daraus insbesondere auch für den Export Abklärungen zu treffen. Er habe zudem bereits
mehrere Offerten für eine Produktionsaufnahme von Brennpasten und ähnlichen Produkten ausgestellt.
Diese im Hinblick auf eine Gebrauchsaufnahme gerichteten Aktivitäten zeigten, dass er die Marke mit dem
klaren Ziel übernommen habe, aus ihrem bestehenden Bekanntheitsgrad bei den Endkonsumenten mit
Ernsthaftigkeit wieder den "Return of Investment" zu erreichen, weshalb ihm aus allenfalls fehlendem
Gebrauch keine Nachteile erwachsen könnten. Er legte diesbezüglich resp. zur Glaubhaftmachung des
Gebrauchs der angefochtenen Marke folgende Belege ins Recht:
Beilage 2: Kopie einer Abbildung aus der Benutzungsrecherche der antragstellenden Partei
Beilage 3: Kopie Kaufvertrag vom 06.12.2013
Beilage 4: Kopie Webseite zu www.powerflame.ch
Beilage 5: Research Report von THOMSON REUTERs auszugsweise
Beilage 6: Offerte Nr. 400142 der Powerflame GmbH
18. Der hier massgebliche Zeitraum für den rechtserhaltenden Gebrauch der strittigen Marke läuft vom
18.12.2012 bis zum 18.12.2017 (vgl. IV. B. Ziff. 15 hiervor). Für den Zeitraum vom 18.12.2012 bis zur
Übertragung der Marke auf den Antragsgegner im Markenregister am 17.01.2014 (resp. dem Abschluss des
entsprechenden Kaufvertrags vom 06.12.2013) sind die Gebrauchshandlungen der vormaligen Inhaberin
Firestar AG resp. der zwischenzeitlichen Inhaberin Griffon Management AG (vgl. IV. C. Ziff. 16 hiervor) bzw.
von mit deren Zustimmung erfolgten Handlungen Dritter massgebend (vgl. IV. B. Ziff. 9 hiervor). Der
Antragsgegner stellt hierzu lediglich fest, dass die von ihm erworbene Marke von der vorgängigen Inhaberin
Firestar AG umfangreich zum Vertrieb von Brennpasten benutzt worden sei. Die entsprechenden Waren
seien noch lange nach der Liquidation der Firestar AG erhältlich gewesen, was auch in der
Benutzungsrecherche der Antragstellerin festgestellt werde. Hierzu legte er als Beilage 2 lediglich zwei
Kopien aus der im Rahmen der Benutzungsrecherche der Antragstellerin durchgeführten Internet-
Recherche zu Bezugsquellen von "firestar"-Produkten ins Recht. Auf diesen sind Produkte
(Portionenbecher) mit der Bezeichnung "firestar" ersichtlich, allerdings mit von der hier angefochtenen
Marke abweichender grafischer Ausgestaltung und unter der Überschrift "Brennpaste POWER FLAME
Portionenbecher" (vgl. auch IV. B. Ziff. 10.3 hiervor). Es wurden keine weiteren Belege für den angeblichen
Gebrauch durch die Rechtsvorgängerin eingereicht. Der Antragsgegner führt weiter aus, dass die Marke
nun auch von seiner Firma Powerflame GmbH gebraucht werde und reichte hierzu als Beilage 4 die Kopie
eines Auszugs aus der Webseite "www.powerflame.ch" ein, auf welcher neben der Marke "Power Flame",
der Überschrift "Powerflame – Qualität und Sicherheit" und der Firmenbezeichnung Powerflame GmbH
unter anderem auch die strittige Marke "firestar" ersichtlich ist. Der Auszug aus der Webseite ist indessen
undatiert und eignet sich daher, für sich alleine, d.h. ohne Zuhilfenahme weiterer Belege, schon aus diesem
Grund nicht als Gebrauchsnachweis (vgl. hierzu auch Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-892/2009, E.
6.7 – HEIDILAND / HEIDI-ALPEN, abrufbar unter http://www.bvger.ch). Die antragstellende Partei weist
zudem in ihrer Replik vom 18.07.2018 darauf hin, dass eine von ihr durchgeführte Recherche im Archiv
unter "web.archive.org" ergeben habe, dass im August 2017 die entsprechende Internetseite noch ohne das
Logo "firestar" online gewesen sei. Eine Kopie des entsprechenden Auszugs aus der Webseite legte sie
ihrer Replik (Anlage 2) bei. Es ist damit fraglich, ob die auf dem Auszug der Webseite ersichtliche
Gestaltung noch aus der massgeblichen Gebrauchsfrist stammt. Aus diesen Gründen kann die von der
Antragstellerin verneinte Frage, ob die Marke im Auszug aus der Webseite der Firma den erforderlichen
Bezug zur beanspruchten Ware aufweist, offengelassen werden. Die als Beilage 6 eingereichte Offerte der
Powerflame GmbH an die Victory Switzerland GmbH datiert vom 23.11.2017 und fällt damit noch in den hier
massgeblichen Zeitraum. In dieser Offerte wird zwar unter anderem ein Angebot für die Lieferung von
Brennpaste unterbreitet. In den entsprechenden Positionen der Offerte ist jeweils die undeutliche Abbildung
eines Produktes (einer Flasche oder eines Kartons) enthalten, wobei weder die Beschriftung noch die
grafischen Elemente erkennbar sind. Über den Positionen ist jeweils die Bezeichnung "Härri's-Firestar"
angebracht. Die Widerspruchsmarke in der registrierten grafischen Ausgestaltung ist in der Offerte nicht
ersichtlich. Mit der Antragstellerin (vgl. Replik vom 18.07.2018, S. 2) ist festzustellen, dass der
Antragsgegner mit der Offerte keinen Gebrauch der Marke in der registrierten Form dokumentiert (vgl.
hierzu IV. B. Ziff. 7 hiervor), zumal der Begriff "Firestar" angehängt an das Wort "Härri's", in der Art eines
präzisierenden Zusatzes verwendet wird, und zudem auch die in der registrierten Marke enthaltene
grafische Ausgestaltung weggelassen wurde. Ohnehin würde eine einzelne Offerte an einen einzigen
Anbieter dem Erfordernis des ernsthaften Markengebrauchs (vgl. hierzu IV. B. Ziff. 4 hiervor) nicht genügen,
7/11zumal blosse Einzelaktionen praxisgemäss keinen ernsthaften Markengebrauch darstellen (vgl. Richtlinien,
Teil 6, Ziff. 5.3.3; BVGer B-7057/2016, E. 4.3.3 – 7seven (fig.) / SEVENFRIDAY). Schliesslich hält der
Antragsgegner dafür, seine Gebrauchsabsicht zeige sich auch im Umstand, dass er eine Recherche zum
Zeichen "FIRESTAR" zwecks Abklärungen für den Export habe durchführen lassen und legt diesbezüglich
als Beilage 5 Auszüge aus einem "Research Report" der Firme Thomson Reuters ins Recht. Bei Letzterem
handelt es sich offenbar um eine Ähnlichkeitsrecherche für das Zeichen "FIRESTAR" für Kanada
("Canadian Summary"). Es bleibt einerseits unklar, was der Antragssteller mit diesem Dokument genau
belegen möchte und es ist andererseits auch nicht ersichtlich, von wem die Recherche in Auftrag gegeben
wurde ("Client Name: Macrae & Co."). Ohnehin handelt es sich bei der Durchführung einer blossen
Markenrecherche nicht um eine funktionsgerechte und damit rechtserhaltende Benützung der Marke als
Kennzeichen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen (vgl. hierzu IV. B. Ziff. 5 hiervor und Markus
Wang in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 7 zu Art. 11, mit
Hinweisen auf die Rechtsprechung), sondern allenfalls um eine rein marketingmässige
Vorbereitungshandlung (ohne direkten Bezug zu einer Gebrauchshandlung in Verbindung mit den
beanspruchten Waren), welche gemäss Rechtsprechung keinen markenmässigen Gebrauch darstellt
(BVGer B-6251/2013, E. 2.3 – P&C (fig.) / PD&C). Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass der
Antragsgegner keine rechtsgenüglichen Belege für den behaupteten rechtserhaltenden Gebrauch der
Marke durch ihn resp. seine Rechtsvorgängerinnen ins Recht gelegt hat.
D. Bestehen wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke
19. Der Antragsgegner bringt in seiner Stellungnahme vor, er habe mit der Übernahme des Markenbestands
anfangs 2014 begonnen, die von der Firestar AG übernommenen Marken in seiner Firma zu
implementieren. Es habe sich aber herausgestellt, dass wegen der Liquidation der Firestar AG die
Aufnahme der Produktion und der Vermarktung aufgrund der nicht mehr zeitgerechten "Firestar"-Produkte
und den sich geänderten Marktverhältnissen nicht ohne weiteres umgesetzt werden konnte (vgl.
Stellungnahme vom 26.04.2018, S. 4). In seiner Duplik führt er sodann aus, dass er die Marke erst habe
benutzen können, als er diese erworben habe und dies am 17.01.2014 im Register eingetragen worden sei.
Erst ab diesem Zeitpunkt habe er über die Marke verfügt und erst ab dann habe er mit dem Gebrauch der
Marke beginnen können. Somit habe die Fünfjahresfrist gemäss Art. 35a Abs. 2 MSchG erst anfangs 2014
begonnen. Er könne für die Benutzung resp. Glaubhaftmachung der Benutzung der Marke vor deren
Erwerb nicht verantwortlich gemacht werden. Insofern würden wichtige Gründe für den Nichtgebrauch
gemäss Art. 35b Abs. 1 lit. b vorliegen (vgl. Duplik vom 23.11.2018, S. 1 f.).
Die antragstellende Partei bestreitet ihrerseits in ihrer Replik das Vorliegen wichtiger Gründe für den
Nichtgebrauch. Diese müssten auf Umständen beruhen, welche unabhängig vom Willen des
Markeninhabers eintreten, wie beispielsweise Umweltkatastrophen, Krieg oder Einfuhrbeschränkungen.
20. Unter wichtigen Gründen für den Nichtgebrauch sind Umstände zu verstehen, die unabhängig vom Willen
des Inhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke darstellen. So werden etwa
Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Vorschriften betr. die Waren und/oder Dienstleistungen, für
welche die Marke geschützt ist, als triftige Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt. Diese
Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche Gründe, die
völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen (vgl. BVGer B-5129/2016, E. 4.1 –
Chrom-Optics / CHROM-OPTICS und Markus Wang in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz
[MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 20 ff. zu Art. 12, mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung).
Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem
Markeninhaber zuzurechnen (vgl. RKGE [Rekurskommission für geistiges Eigentum] in sic! 1998, 406, E. 3
- Anchor / Ancora).
Gemäss eigenen Ausführungen handelt es sich beim Antragsgegner um einen Spezialisten im Bereich des
Vertriebs von entzündbaren Produkten wie Brennpasten usw. (vgl. Stellungnahme vom 26.04.2018, S. 3 f.).
Es ist daher davon auszugehen, dass er beim Erwerb der Marke um die vorgebrachte, nicht mehr
zeitgerechte Qualität der "Firestar"-Produkte und die sich angeblich geänderten Marktverhältnisse hätte
wissen müssen. Es handelt sich mithin um technische resp. wirtschaftliche Umstände, die für ihn als
Spezialisten voraussehbar waren oder die er jedenfalls hätte prüfen müssen, und die insoweit nicht
ausserhalb seiner Einflusssphäre liegen.
8/1121. Der Antragsgegner trägt weiter vor, er habe erst nach dem Erwerb der Marke mit deren Gebrauch beginnen
können, womit die fünfjährige Karenzfrist erst anfangs 2014 zu laufen begonnen habe.
Aus 12 Abs. 1 MSchG ergibt sich ohne weiteres, dass die Übertragung einer Marke keine neue Karenzfrist
(Fünfjahresfrist, während der ein Gebrauch der Marke ohne Schaden für das Markenrecht unterbleiben
kann) auslöst. Der Antragsgegner kann sich somit nicht auf diese Übertragung berufen um den fehlenden
Gebrauch seiner Marke zu rechtfertigen. Weil die Karenzfrist der strittigen Marke vorliegend klarerweise seit
Längerem abgelaufen war (vgl. II. Ziff. 2 hiervor), wäre es an ihm gelegen, die Marke nach deren Erwerb
gemäss Art. 11 MSchG in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu gebrauchen, um seines
Markenrechts nicht verlustig zu gehen.
Gemäss Art. 12 MSchG ist die Möglichkeit eines (schadlosen) Gebrauchsunterbruchs zwar ausdrücklich
vorgesehen und dementsprechend könnte sich der Antragsgegner einen rechtskonformen Gebrauch der
Marke durch seine Rechtsvorgängerinnen anrechnen lassen, soweit ein solcher innerhalb der hier
massgeblichen Gebrauchsfrist, d.h. während der letzten fünf Jahre vor Einreichung des vorliegenden
Löschungsantrags, stattgefunden hätte. Der Antragsgegner legte diesbezüglich jedoch keine
rechtsgenüglichen Belege ins Recht (vgl. IV. C. Ziff. 18 hiervor).
22. Es stellt sich folglich die Frage, ob die Versäumnisse der ehemaligen Markeninhaberin bezüglich des
Markengebrauchs dem neuen Markeninhaber anzurechnen sind. Diesbezüglich geht das Institut davon aus,
dass eine Markenübertragung einen Kauf- oder Tauschvertrag voraussetzt (vgl. Richtlinien, Teil 3, Ziff. 4.1).
Gemäss Art. 185 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (OR, SR 220) gehen dabei Nutzen und Gefahr der Sache mit dem
Abschluss des Vertrages auf den Erwerber über, sofern nicht besondere Verhältnisse oder Verabredungen
eine Ausnahme begründen (vgl. hierzu auch Entscheid des Instituts im Löschungsverfahren Nr. 100092, V.
D. Ziff. 22 f. – SWISSVOICE, abrufbar auf der Webseite des Instituts, unter https://www.ige.ch/de/etwas-
schuetzen/marken/nach-der-eintragung/gebrauch-der-marke/loeschungsverfahren-wegen-
nichtgebrauchs.html ).
Vorliegend erwarb der Antragsgegner die strittige Marke (neben weiteren Marken) mit Kaufvertrag vom
06.12.2013 (vgl. Beilage 3 zur Stellungnahme). In Ziffer 6.1 des Vertrags ("Nutzen und Gefahr") wurde
dabei festgehalten, dass der Übergang von Nutzen und Gefahr der Immaterialgüterrechte per Datum der
Unterzeichnung der Vereinbarung erfolge. In Ziffer 7.1 ("Gewährleistung und Haftung") wird sodann
Folgendes vereinbart: "Der Käufer […] ist insbesondere darüber informiert, dass die Immaterialgüterrechte
[…] nicht aufrechterhalten bzw. erneuert wurden. Der Käufer erwirbt die Immaterialgüterrechte […] im
Zustand und in der rechtlichen Lage per Datum der Unterzeichnung dieser Vereinbarung". Mit dem Erwerb
der angefochtenen Marke musste dem Antragsgegner somit bekannt sein, dass er diese zur künftigen
Aufrechterhaltung ihrer Rechtswirkung in Verbindung mit den beanspruchten Waren brauchen musste.
Aufgrund der Aktenlage sind somit die Risiken eines fehlenden markenmässigen Gebrauchs der strittigen
Marke gemäss Art. 185 Abs. 1 auf den Antragsgegner übergegangen. Folglich können die allfälligen
Versäumnisse der vorgängigen Markeninhaberin bezüglich des rechtserhaltenden Gebrauchs der
angefochtenen Marke im vorliegenden Verfahren keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch darstellen.
23. Zusammenfassend ergibt sich, dass einerseits die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der
angefochtenen Marke glaubhaft gemacht hat, und es andererseits der antragsgegnerischen Partei nicht
gelungen ist, den Gebrauch dieser Marke in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder wichtige
Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Das Institut hält daher fest, dass vorliegend der
Tatbestand des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG erfüllt ist und die
antragsgegnerische Partei infolgedessen ihr Markenrecht verloren hat. Das Gesuch wird demzufolge
gutgeheissen (Art. 35b Abs. 1 e contrario MSchG) und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke
515007 nach Art. 35 lit. e MSchG vollumfänglich gelöscht.
V. Kostenverteilung
9/111. Die Löschungsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 35a Abs. 3 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE). 2. Mit dem Entscheid über den Löschungsantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Löschungsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). 3. Da das Löschungsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2). 4. Auf die Frage nach der Entschädigung der Kosten für die Gebrauchsrecherche findet die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) Anwendung. Gemäss Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung sind Art. 8 bis 13 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) sinngemäss auf die Parteientschädigung anwendbar. Gemäss Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteientschädigung die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. Sowohl Art. 8 Abs. 2 VGKE wie auch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren sehen jedoch vor, dass unnötiger Aufwand bzw. unnötige Kosten nicht entschädigt werden. Weiter bestimmt Art. 13 lit. a VGKE, dass notwendige Auslagen der Partei ersetzt werden, soweit sie CHF 100.00 übersteigen. 5. Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 für die Vertretung als angemessen. Weiter war die Gebrauchsrecherche für die Abklärungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidrelevant und somit notwendig, weshalb der antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von EUR 350.00 (CHF 370.65 zum Tageskurs von 1,059 vom 28.04.2019) entschädigt werden (vgl. ergänzende Eingabe mit Rechnungskopie vom 17.10.2018). Zudem hat die antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die Löschungsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschädigung in der Höhe von CHF 3'570.65 zugesprochen. 10/11
Aus diesen Gründen wird verfügt: 1. Der Löschungsantrag im Verfahren Nr. 100048 wird gutgeheissen. 2. Die Schweizer Marke Nr. 515007 - "firestar ((fig.))" wird gelöscht. 3. Die Löschungsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut. 4. Die antragsgegnerische Partei hat der antragstellenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'570.65 (einschliesslich Ersatz der Löschungsgebühr) zu bezahlen. 5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet. Bern, 29. April 2020 Freundliche Grüsse Roland Hutmacher Widerspruchssektion Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG). 11/11
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