IP Kongress 2018 Düsseldorf - Industrieclub Düsseldorf Montag, 25. Juni 2018 - Hoffmann Eitle
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IP Kongress 2018 Düsseldorf Industrieclub Düsseldorf Montag, 25. Juni 2018
Wir machen den Weg frei: Angriff auf
Wettbewerbspatente vor dem EPA und in Deutschland
Dr. Daniel Grohs
Dipl.-Chem. | Patentanwalt | Partner
Volker Tillmann
Dipl.-Phys. | Patentanwalt | Partner
2 IP Kongress 2018, Düsseldorf
Manchmal ist Angriff die beste Verteidigung... • Hin und wieder stören Schutzrechte Dritter 3 IP Kongress 2018, Düsseldorf
Kenne die Gefahr!
• Kritische Schutzrechte
müssen rechtzeitig
erkannt werden
• Dauerüberwachung
• Stichworte
• IPC Klassen
• Wettbewerbernamen
• FTO Gutachten für
bestimmte Projekte
4 IP Kongress 2018, Düsseldorf
Was kann ich tun?
• Patentanmeldungen
• Einwendungen Dritter
• Erteilte Patente
• Einspruchsverfahren (EPA)
• Nichtigkeitsverfahren (DE)
• Gebrauchsmuster
• Löschungsverfahren
• Einwendungen im Verletzungsverfahren
5 IP Kongress 2018, Düsseldorf
Auf den Zeitpunkt kommt es an…
• Je schneller Schutzrechte entdeckt werden, desto
mehr Optionen gibt es.
• Manchmal wird die Bedeutung aber erst spät klar.
• Wirkstoffpatente (pharma)
• Teilanmeldungen/Folgepatente
6 IP Kongress 2018, Düsseldorf
Einwendungen Dritter Einspruchsverfahren Nichtigkeitsverfahren Gebrauchsmuster Schlussfolgerung und Ausblick 7 IP Kongress 2018, Düsseldorf
Einwendungen Dritter Einspruchsverfahren Nichtigkeitsverfahren Gebrauchsmuster Schlussfolgerung und Ausblick 8 IP Kongress 2018, Düsseldorf
Einwendungen Dritter
• Jederzeit während des Prüfungsverfahrens
• optional anonym oder über Strohmann
• Anmelder muss nicht
reagieren bis das EPA
sich den Einwendungen
anschließt
• Dritte sind am
Verfahren nicht beteiligt
• Beschleunigt das
Prüfungsverfahrens
(sofern nicht anonym)
9 IP Kongress 2018, Düsseldorf
Einwendungen Dritter – Vorteile • Geringe Kosten • Falls erfolgreich: Frühe Lösung des Problems • Vermeidet länger andauernde Unsicherheit 10 IP Kongress 2018, Düsseldorf
Einwendungen Dritter – Nachteile
• Macht Anmelder auf Bedeutung der Anmeldung
aufmerksam
• Nachforschungen, wer warum Einwendungen einreicht
• Anmeldung bekommt intern erhöhten Stellenwert
• Kann gute Argumente für spätere Nutzung
entwerten
11 IP Kongress 2018, DüsseldorfEinwendungen Dritter – praktische Hinweise
• Was für Einwendungen Dritter spricht:
• Bisher noch keine positive Stellungnahme zur Patentfähigkeit
• Argumentation ist einfach (z.B. Neuheit)
• Was gegen Einwendungen Dritter spricht:
• Prüfer will erteilen
• Argumentation ist komplex (z.B. komplizierte Argumentation
zur erfinderischen Tätigkeit, offenkundige Vorbenutzung)
• Es gibt Hoffnung, dass sich die Sache von selbst erledigt
• Provokation des Anmelders (z.B. Teilanmeldung einzureichen)
12 IP Kongress 2018, DüsseldorfEinwendungen Dritter Einspruchsverfahren Nichtigkeitsverfahren Gebrauchsmuster Schlussfolgerung und Ausblick 13 IP Kongress 2018, Düsseldorf
Einspruchsverfahren
• Beim EPA innerhalb der Einspruchsfrist - 9 Monate
• Nicht anonym, aber Strohmann zulässig
• Strohmann ist beispielsweise eine Kanzlei
• Dauer – ca. 1-2 Jahre erste Instanz, ca. 3 Jahre
Beschwerde
• Beschleunigung möglich
14 IP Kongress 2018, DüsseldorfEinspruchsverfahren
• verhältnismäßig günstig
• häufig nur Patentanwalt erforderlich
• jede Partei trägt Kosten selbst
• schriftliches Verfahren am bedeutendsten
• Schwerpunkte: rechtliche Argumente, veröffentlichte
Dokumente und experimentelle Daten
• Zeugeneinvernahme, eidesstattliche Erklärung
etc. häufig nicht ergiebig.
15 IP Kongress 2018, DüsseldorfEinspruchsverfahren - EPA
• Erfinderische Tätigkeit: Aufgabe-Lösung Ansatz
• einfaches Modell zur Abschätzung, ob „Erfindung“
vorliegt oder nicht
• „Erfindung“ ergibt sich aus Unterschied zum
Bekannten und Effekt, der damit verknüpft ist
16 IP Kongress 2018, DüsseldorfEinspruchsverfahren – Vorteile
• Ein Verfahren für alle EPÜ Vertragsstaaten:
• große regionale Wirkung
• Bei Bedarf bleibt Nichtigkeitsverfahren möglich
• zwei Versuche
• EPA ist streng bei Formalien (z.B. Erweiterungen)
• Erfolge, die in nationalen Verfahren unwahrscheinlich
sind
17 IP Kongress 2018, DüsseldorfEinspruchsverfahren – Nachteile
• frühe Entscheidung für oder gegen Einspruch
• Erfolgloser Einspruch kann
Rechtsbestandsvermutung stärken
18 IP Kongress 2018, DüsseldorfEinspruchsverfahren – praktische Hinweise
• Was für einen Einspruch spricht:
• Der Fall sieht vielversprechend aus
• Was gegen einen Einspruch spricht:
• Der Fall sieht schwach aus
• Mögliche Gegenmaßnahmen des Patentinhabers
19 IP Kongress 2018, DüsseldorfEinspruchsverfahren – praktische Hinweise
“Early Certainty from… Opposition (ECfO)”
• Seit 2016: “normale” Einspruchsverfahren
innerhalb von 15 Monaten abgeschlossen
• Konzentriertes Verfahren mit wenig Zeit für
taktische Manöver
• Gute Vorbereitung ist entscheidend und wichtiger
denn je
20 IP Kongress 2018, DüsseldorfÄnderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (RPBA)
Vorschlag zur Effizienzsteigerung der BKs
Starke Einschränkung von neuem Vorbringen:
• Mögliches Verbot neuer Angriffe (Art. 12(3))
• Pflicht, jede Änderung im Parteivortrag “klar” zu
benennen (Art. 12(4))
• Darlegungslast, warum Änderung der Anmeldung / des
Patents kein neues Problem verursacht (Klarheit,
Ausführbarkeit, etc.) (Art. 12(4))
• Änderung im Parteivorbringen nach Ladung in der
Regel unzulässig (Art. 13(2))
21 IP Kongress 2018, DüsseldorfÄnderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (RPBA)
• noch stärkerer Fokus auf Prozessökonomie
• keine Verlängerung der 4M Frist zur Beschwerdebegründung
• rein rechtliche Betrachtung des erstinstanzlichen Verfahrens
• einige der vorgesehenen Änderungen der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (RPBA) …
• stiften Unsicherheit
• helfen den Einsprechenden (entgegen
Gleichbehandlungsgrundsatz)
• machen ein faires Verfahren schwierig
• beschränken den Anspruch auf rechtliches Gehör
• die Möglichkeit der Kammer, eigene Argumente erst spät zu
präsentieren, bleibt bestehen.
22 IP Kongress 2018, DüsseldorfÄnderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (RPBA)
Was sollen die Parteien tun?
• Strategisch handeln!
• Vollständigen Fall zu Beginn in erster Instanz
präsentieren
• als Patentinhaber: alle Hilfsanträge und mögliche
experimentelle Daten bereits in der ersten Instanz
bereithalten
• als Einsprechende: alle Angriffe von Beginn an erheben
und bei Bedarf mit Experimenten untermauern
23 IP Kongress 2018, DüsseldorfRechtsprechung der technischen Beschwerdekammern - Entwicklungen
Wachsende Vorbehalte gegen spekulative Patente
• Probleme, die sich aus spekulativen Erfindungen ergeben,
betreffen
• Ausführbarkeit
• Erfinderische Tätigkeit
24 IP Kongress 2018, DüsseldorfErfindung oder Spekulation?
Probleme mit spekulativer Offenbarung
Spekulative Erfindung Einfluss auf Ausführbarkeit
Leitentscheidung: T 609/02
Anspruch: „The use of a steroid hormone or steroid hormon
analogue as identified by the method of claims 1 to 5, which
fails to promote transcriptional activation of XYZ receptor
genes, for the preparation of a pharmaceutical for the
treatment of AP-1 stimulated tumor formation, arthritis,
asthma, allergies and rashes.“
25 IP Kongress 2018, DüsseldorfErfindung oder Spekulation?
Probleme mit spekulativer Offenbarung
BK: Spekulative Anmeldung Mangelnde Ausführbarkeit
Botschaft von T 609/02:
Einfache verbale Beschreibung ist nicht ausreichend
Eignung beanspruchter Verwendung muss „belegt“ werden
Klinische Daten, Tierversuche oder in vitro Daten möglich
Experimente müssen auf etablierten Modellen beruhen
Auf allgemeines Fachwissen kann zurückgegriffen werden
26 IP Kongress 2018, DüsseldorfErfindung oder Spekulation?
Probleme mit spekulativer Offenb arung
BK: Spekulative Anmeldung Erfinderische Tätigkeit
Leitentscheidung: T 1329/04
Beschwerdekammer: The definition of an invention as being
a contribution to the art, i.e. as solving a technical problem
and not merely putting forward one, requires that it is at least
made plausible by the disclosure in the application that its
teaching solves indeed the problem it purports to solve.
Therefore, even if supplementary post-published evidence
may in the proper circumstances also be taken into
consideration, it may not serve as the sole basis to establish
that the application solves indeed the problem it purports to
solve.
27 IP Kongress 2018, DüsseldorfErfindung oder Spekulation?
Probleme mit spekulativer Offenbarung
Spekulative Erfindung Einfluss auf erfinderische Tätigkeit
Botschaft in T 1329/04:
Behaupteter Effekt muss in Anmeldung plausibel gemacht
werden
Nachgebrachte Beweismittel können vorhandene Daten nur
ergänzen – nicht aber komplett ersetzen
28 IP Kongress 2018, DüsseldorfErfindung oder Spekulation?
Für welche Einspruchsgründe ist das wichtig?
Ausführbarkeit:
T 609/02 nur für zweite medizinische Verwendung,
nicht für Produktansprüche (T 1616/09)
Erfinderische Tätigkeit:
T 1329/04 anwendbar für jede Anspruchskategorie
29 IP Kongress 2018, DüsseldorfErfindung oder Spekulation?
Welcher Effekt muss in der Beschreibung
offenbart / plausibel gemacht werden?
Ausführbarkeit:
Lediglich der therapeutische Effekt, der im Anspruch
steht (T 1616/09)
Erfinderische Tätigkeit:
Effekt, auf dem die objektive technische Aufgabe basiert
(T 1642/07, T 1616/09)
Dieser Effekt muss wenigstens in Anmeldung
„vorhergesehen“ werden
...und, seit neuestem, auch eintreten (Plausibilität)
30 IP Kongress 2018, DüsseldorfEinwendungen Dritter Einspruchsverfahren Nichtigkeitsverfahren Gebrauchsmuster Schlussfolgerung und Ausblick 31 IP Kongress 2018, Düsseldorf
Nichtigkeitsverfahren – Nationale Gerichte
• Wirkt nur in DE, nicht gegen das gesamte EP
Patent
• Vollständige Vernichtung eines EP Patents
erfordert mehrere Nichtigkeitsverfahren
• Nichtigkeitsverfahren können sich deutlich von
Land zu Land unterscheiden
• Dauer
• Kosten
• Rechtstradition
• Erfahrung und Qualität des Gerichts
32 IP Kongress 2018, DüsseldorfNichtigkeitsverfahren - Deutschland
• Relativ preiswert im internationalen Vergleich
• Streitwert bestimmt:
• Gerichtskosten
• Kostenerstattung durch die unterlegene Partei
• Relativ schnell (1. Instanz ca. 2 Jahre)
• Nicht möglich, während Einspruchsverfahren läuft
• Auch nicht bei parallelem Verletzungsverfahren –
Dort Beklagter sollte dem Einspruchsverfahren beitreten
33 IP Kongress 2018, DüsseldorfNichtigkeitsverfahren - Deutschland
Zweigleisiges System – Rechtsbestand und
Verletzung werden in verschiedenen Verfahren
bestimmt
• Eher vorteilhaft für Patentinhaber
• Verletzungsverfahren kann ausgesetzt werden
Auslegung der Ansprüche bei Angriff mit beachten!
• Vermeintlich breiter Anspruch bei Verletzungsfrage
kritisch
• Parteivortrag zur Anspruchsauslegung in Sachen
Rechtsbestand relevant auch für Verletzungsdiskussion
34 IP Kongress 2018, DüsseldorfEinwendungen Dritter Einspruchsverfahren Nichtigkeitsverfahren Gebrauchsmuster Schlussfolgerung und Ausblick 35 IP Kongress 2018, Düsseldorf
Gebrauchsmuster
• Zwei alternative Wege:
• Löschungsverfahren beim DPMA
• Einrede der Rechtsunwirksamkeit im
Verletzungsverfahren beim LG
36 IP Kongress 2018, DüsseldorfGebrauchsmuster
Löschungsverfahren
• Relativ niedrige Kosten
• Kostenerstattung grundsätzlich möglich
• Verfahrensdauer ähnlich dem
Nichtigkeitsverfahren
• Getrennte Bestimmung von Rechtsbestand und
Verletzung
• Eher vorteilhaft für Gebrauchsmusterinhaber
• Jederzeit nach Eintragung
• Bei anhängigem Verletzungsverfahren kann dieses
ausgesetzt werden.
• Wirkt gegen das Gebrauchsmuster als solches
37 IP Kongress 2018, DüsseldorfGebrauchsmuster
Einrede der Rechtsunwirksamkeit
• Keine zusätzlichen Verfahrenskosten
• Kostenverteilung im Rahmen des
Verletzungsverfahrens
• Gleichzeitige Bestimmung von Rechtsbestand und
Verletzung
• Eher vorteilhaft für möglichen Verletzer
• Nur im Rahmen eines Verletzungsverfahrens
• Wirkt gegen die Klage, nicht gegen das
Gebrauchsmuster als solches
38 IP Kongress 2018, DüsseldorfGebrauchsmuster - Abwägung
Für Löschungsverfahren spricht:
• Verfahrensführung obliegt Kläger
• Prüfungsmaßstäbe relativ gut vorhersagbar
• Klärt Verhältnisse ggf. vor möglicher
Verletzung
Für Einrede im Verletzungsverfahren spricht:
• Kein zusätzliches Verfahren (Zeit und Kosten)
• Konkrete Bewertung/Auslegung im Hinblick
auf mögliches Verletzungsprodukt
• Erzeugt Kosten erst bei unmittelbarer
Notwendigkeit
39 IP Kongress 2018, DüsseldorfEinwendungen Dritter Einspruchsverfahren Nichtigkeitsverfahren Gebrauchsmuster Schlussfolgerung und Ausblick 40 IP Kongress 2018, Düsseldorf
Schlussfolgerungen
• Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich zu wehren
• Jeder Fall erfordert eine passende Strategie
• Wachsam bleiben, Vorbereitungen so früh wie
möglich beginnen
• EPA Einspruchsverfahren nutzen, aber selektiv
41 IP Kongress 2018, DüsseldorfVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Dr. Daniel Grohs D i p l . - C h e m . | P a t e n t a n wa l t | P a r t n e r D G r o h s @ Ho ff m a n n e i t le . c o m Volker Tillmann D i p l .-P h ys . | P a t e n t a n wa l t | P a r t n e r V Ti l l m a n n @ H o ff m a n n e it l e . c o m
Ausblick
Was muss in Zukunft noch berücksichtigt werden?
• Einheitspatentgericht
• Einziges Gericht für EU Patente
• Einheitliches Gericht für klassische EP Patente
• Opt-out Möglichkeit
• Während der Übergangsphase für Opt-out: kreative Angriffs-/
Verteidigungsmöglichkeiten
• Nichtigkeitsverfahren werden durch central
divisions behandelt (München, London, Paris)
• Außer bei Widerklagen
43 IP Kongress 2018, DüsseldorfSie können auch lesen
