Vertriebsvereinbarungen und IP-Schutz im Online-Handel - XBorder20 Lukas Bühlmann, Dr. Michael Reinle - MLL-News

Vertriebsvereinbarungen und IP-Schutz
im Online-Handel
XBorder20
Lukas Bühlmann, Dr. Michael Reinle

25.08.20

Agenda

1. Vertriebsvereinbarungen
2. IP-Schutz

Vertriebsvereinbarungen

Internet als grenzenloser Markt – worum geht es?

Grundsatz:
Händler sind im
 Vertrieb frei

6

Aber….

 Berechtigte Interessen, den Vertrieb und die Vertriebswege zu beschränken:
     Markenimage
     Beratungsnotwendigkeit
     Sicherheitsaspekte
     Regulierung
     Preisstabilität
     Kostenverteilung
     Druck durch Offline-Händler, Händlerschutz
     u.v.a.m.

«E-Commerce-Bedingungen»
Versuch, den Online-Vertrieb aufgrund
verschiedenster Interessen vertraglich zu
beeinflussen und aktiv mitzugestalten.

8

E-Commerce-Bedingungen – Typischer Inhalt

 Kein Verkauf über Seiten, die
        Gebrauchte oder beschädigte Waren anbieten
        Verkäufe durch private Endverbraucher zulassen
        Mehrere Verkäufer für ein und dasselbe Produkt zulassen
        Keinen separaten Markenshop für die Vertragsmarken besitzen
 Qualitative Vorgaben an
      den Online-Shop
      Seiten, auf denen für den Shop geworben wird
   Ausschluss der Nutzung von Preissuchmaschinen
   Vorgaben für Keyword-Advertising und SEO-Maßnahmen
   Vorgaben für persönliche Beratung (Hotline, Chat)
   Vorgaben an den Betrieb eines stationären POS
   Vorgaben an den Verkauf über Plattformen
   Vorgaben für „Online-Preise“

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Zulässig?

Der Teufel liegt
im (juristischen)
Detail!

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Es geht um ….

 Vertragsrecht:
      Wie werden Vertriebsabreden vertraglich gültig und durchsetzbar vereinbart?
 Öffentliches Recht im Allgemeinen:
      Welche Beschränkungen MÜSSEN durchgesetzt werden aufgrund
       produktspezifischer und gebietsspezifischen zwingenden Vorschriften?
 Marken- und IP-Recht
      Beschränkungen in der Verwendung von Marken und Bildern, unabhängig vom
       Vertrag
 Kartellrecht im Speziellen
      Welche Abreden / Einschränkungen führen zu kartellrechtlich verbotenen
       Wettbewerbsbeschränkungen?

Kartellrecht – in a Nutshell

Grundsatz (CH, EU & DE):
Verbot von Vereinbarungen, die
geeignet sind, den Wettbewerb
   spürbar zu beschränken.

Ausnahmen (CH, EU & DE):
 Wettbewerbsbeschränkungen können
  ausnahmsweise zulässig sein.
 Ausnahmen hängen von Art des
  Vertriebssystems ab.
 Lieferant ist beweispflichtig für
  Vorliegen einer Ausnahme.

Die roten Karten im Vertrieb

15

Typische
Vertriebsbeschränkungen
im E-Commerce:

 Verbote von Internetverkäufen
 Beschränkungen von Internetverkäufen
      Einflussnahme des Lieferanten auf die Internet-
       Verkaufspreise
      Vorgaben hinsichtlich Liefergebiete
       (Geoblocking) – Beschränkung des
       grenzüberschreitenden Handels
      Verwendungsbeschränkungen betreffend
       Drittplattformen und Preissuchmaschinen
      (Zu) hohe Anforderungen an den Internetauftritt
       und das Online-Marketing (Selektivvertrieb)

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Vertriebsbeschränkungen – Verbot von Internetverkäufen (1)

 Grundsatz: Online-Verkäufe sind Passivverkäufe und dürfen grundsätzlich
  nicht beschränkt werden, d.h. direkte und indirekte Internetverkaufsverbote
  sind unzulässig
 Aktivverkäufe im Online-Kontext
      Gebietsspezifische Banner auf Webseiten Dritter
      Zahlungen an Suchmaschinen oder Online-Werbeanbieter
 Vorsicht
      Komplexe Abgrenzungsfragen im Einzelfall
      Auf der Retailstufe müssen im Selektivvertrieb aktive und passive Verkäufe
       möglich sein

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Vertriebsbeschränkungen –
Preise, Mengen oder Gebiete (1)
 Mindest- und Festpreisvorgaben sind
  unzulässig (Kernbeschränkung)
 Vorgaben betreffend die
  Preisdifferenzierung zwischen Offline-
  und Online-Vertrieb (Dual Pricing) sind
  unzulässig
 Unverbindliche Preisempfehlungen
  (UVP) und Höchstpreise sind
  grundsätzlich zulässig
 Enge Preisparitäts-/Bestpreisklauseln
  wohl zulässig

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Vertriebsbeschränkungen –
Preise, Mengen oder Gebiete (2)
 Vorgaben hinsichtlich Mengen bzw.
  Mindestumsätze
 Vorgaben hinsichtlich Gebiete
  (Geoblocking)
      Einseitige Massnahmen des Geoblocking sind
       ausserhalb der Marktbeherrschung kartellrechtlich
       zulässig (beachte in EU aber Verordnung
       2018/302 über ungerechtfertigtes Geoblocking)
      Vertragliche Geoblocking-Vorgaben wirken
       grundsätzlich wettbewerbsbeschränkend
      Bei Beschränkungen von Parallelimporten auch in
       der Schweiz grundsätzlich sanktionsbedroht

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Verwendung von
Preissuchmaschinen
 Unterschied zu Drittplattformen:
  Rückverweis auf Anbieterwebseite für
  den Kaufabschluss
 Absolutes Nutzungsverbot von
  Preissuchmaschinen sind unzulässige
  Kernbeschränkungen
  (Passivverkaufsverbot; BKartA DE)
 Objektive Vorgaben zur Nutzung von
  Preissuchmaschinen sind zulässig
 Verbote, bestimmte Kundengruppen
  oder Gebiete aktiv über
  Preissuchmaschinen anzusprechen sind
  im Alleinvertrieb zulässig

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Zulässige Einschränkungen (1)

Alle für den Offline-Vertrieb möglichen
Einschränkungen, z.B.
 Verkaufsverbot an nicht autorisierte
  Vertriebsnehmer im Selektivvertrieb
 Verkaufsverbot an Endverbraucher durch
  Grosshändler
Betrieb einer physischen Verkaufsstelle
 Einzelfallprüfung durch EU-Kommission
  vorbehalten: keine Alibiverkaufsstätten
 Im Ergebnis ähnlich wohl die WEKO
Drittplattformverbot
      Bei einheitlicher, diskrimierungsfreier und
       verhältnismässiger Anwendung zum Schutz des
       Prestigecharakters von «Luxusgütern» (Coty)

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Zulässige Einschränkungen (2)
Äquivalenztest (Gesamtbetrachtung)
      Keine Identität, aber insgesamt gleichwertige
       Kriterien (gleiche Ziele / vergleichbare Ergebnisse)
       erforderlich

Beispiele
      Einrichtung einer Online-Kundendienststelle bzw.
       Hotline für Pre- und After-Sales Dienstleistungen,
       inklusive Servicelevels
      Implementierung sicherer Zahlungssysteme

Weitere(?)
      Technische Vorgaben betreffend die Webseite
       (Verfügbarkeit, Geschwindigkeit etc.)
      Vorgaben hinsichtlich des Webseitendesigns und
       Schutzes des Markenimages
      Vorgaben hinsichtlich der Liefergeschwindigkeiten
       und Verfügbarkeit der Produkte bzw.
       Lagerhaltungspflichten

IP-Schutz

Parallelimport

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Parallelimport (1)

 Erschöpfung in der Schweiz
      Internationale Erschöpfung für das Marken- und Urheberrecht (vgl. BGE 122 III 469 – «Chanel»
       und BGE 124 III 321 – «Nintendo»)
      Seit Juli 2009 im Grundsatz EWR-weite Erschöpfung im Patentrecht

 Erschöpfung in der EU
      Grundsatz: EWR-weite Erschöpfung mit Ausnahmen vom Erschöpfungsgrundsatz (z.B.
       Reputationsschutz: EuGH C-59/08 – «Copad»)

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Parallelimport (2)

 Wann tritt die Erschöpfung ein?
      Erstmaliges Inverkehrbringen einer Ware mit Zustimmung des Markeninhabers
      Inverkehrbringen: „Realisierung des wirtschaftlichen Werts einer Marke“ – Verkauf, nicht
       Vermietung – siehe aber Lizenzierung von Software
      Blosses Anbieten nicht ausreichend – Wichtig bei Erschöpfung von Überschussware
      Erschöpfung bei Händlerretouren – Retouren an Lieferanten durch Markeninhaber gegen
       Zahlung des Kaufpreises – Retouren ohne Einschränkung (LG München, 6.3.2012, 1 HK O
       24878/11)
      Erschöpfung bei Muster- und Testprodukten: Entscheidend ist Deklarierung als „nicht zum
       Verkauf“ etc.
      Zustimmung des Markeninhabers – auch bei Lizenzprodukten, wenn keine Verletzung des
       Lizenzvertrages
      Beweislast bei Prozessen: Derjenige, der sich auf Erschöpfung beruft – z.B. Wiederverkäufer /
       Parallelimporteur

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Parallelimport (3)

 Veränderung bzw. Verschlechterung der Ware beim Weiterverkauf
      Grundsatz: Veränderung der Ware nur mit Zustimmung des Markeninhabers
      Nachträgliche Veränderung einer in Verkehr gebrachten Ware – neue Ware – für Inverkehrbringen
       Zustimmung des Markeninhabers – Ohne Zustimmung Markenrechtsverletzung, da keine Erschöpfung
       der neuen Ware
      In EU nicht bloss Schädigung produktspezifischer Eigenschaften – wie in der Schweiz –, sondern auch
       Herabsetzung der Qualität der Waren durch Beeinträchtigung der luxuriösen Ausstrahlung einer Ware
       (vgl. EuGH C-230/16 – «Coty»)
      (EU und Deutschland) Rufschädigung bei Luxusartikeln – in EU muss tatsächliche Schädigung
       nachgewiesen werden; in DE genügt Schädigungsgefahr (siehe OLG München, 8.11.2018, 29 U
       3700/17 – «Sisley»)
      Umverpackung und Neuetikettierung – Gefährdung der Herkunftsgarantie und Originalzustand der
       Ware (OLG Frankfurt, 7.3.2019, 6 U 37/18 – «Lipidkollaid-Wundauflage»)
      Veränderung der Verpackung – nur relevant, wenn Verpackung wesentliches Merkmal der spezifischen
       Ware – in Rechtsprechung vor allem bei Arzneimitteln
      Entfernen oder Unleserlichmachen von Fabrikations- und Kontrollnummern in der Regel keine
       Markenverletzung – keine Veränderung einer wesentlichen Eigenschaft (vgl. z.B. BGE 122 III 469 –
       «Chanel»)

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Parallelimport (4) - OLG Hamburg (21. Juni 2018, 3 U 151/17)

 Verkauf von selektiv vertriebenen Luxusprodukten auf Supermarktwebsite

 Erwägungen
      Markenrechtsverletzung, wenn
      Drohung einer erheblichen Rufschädigung
      Vertrieb der betroffenen Produkte ansonsten selektiv
      Markeninhaber muss gegen nicht-autorisierte Händler vorgehen
      Ausmass des Graumarktverkaufs darf Qualitätsanmutung nicht reduzieren

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Parallelimport (5) - HGer ZH (ZR 114/2015)

 Entfernung des Data Matrix Code und Ersetzung durch einen Kleber bei
  Haarpflegemittel

 Erwägungen
      Kein Anspruch aus Markenrecht – Nur Herkunftsfunktion geschützt (Ausnahme berühmte
       Marken)
      Entfernung des Data Matrix Code keine Veränderung einer wesentlichen produktspezifischen
       Eigenschaft
      Keine lauterkeitsrechtliche Fehlzurechnung – Existenz von Parallelimporten derart bekannt, dass
       Abnehmer auch bei selektivem Vertriebssystem nicht zwingend davon ausgeht, dass alle Händler
       autorisiert
      Keine lauterkeitsrechtliche Rufschädigung – Parallelimport nicht per se rufschädigend, auch
       wenn mit Parallelimport Prestigeverlust möglich
      Eindringen in selektives Vertriebssystem als solches keine unlautere Handlung – Parallelimporte
       aus wettbewerbsrechtlicher Sicht begrüssenswert

Nutzung fremder Marken durch Händler

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Gebrauch fremder Marken (1)

 Verwendung durch Wiederverkäufer von Originalwaren
      Nach erfolgter Erschöpfung zulässig, im für den Vertrieb der Ware erforderlichen Umfang
       Werbung zu machen (vgl. z.B. BGer, sic! 2000, 310 – «Chanel IV»)
      Aber: Nutzung nur, falls hinreichenden Bezug zum eigenen Angebot – auf Webseite z.B.
       Gebrauch der Marke nur in engem Zusammenhang mit der beworbenen Ware
      Falls Voraussetzungen erfüllt: Markeninhaber darf keine bestimmte Vermarktung vorschreiben,
       auch wenn Ruf der Marke tangiert – Wiederverkäufer darf u.a. auch Bildmarken und Logo
       verwenden (vgl. BGer, sic! 2000, 310 – «Chanel IV»)
      Aber: Verwendung der fremden Marke auf Treuekarte unzulässig, da nicht ausschliesslich
       Verkaufsförderung, sondern auch Treuebindung (TA Tessin, sic! 2008, 122 – «Polo by Ralph
       Lauren»)
      Aber: Allgemeine Bewerbung der Marke (ohne bestimmten Produktbezug) Markeninhaber
       vorbehalten (vgl. BGE 128 III 146 – «VW/Audi»)

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Gebrauch fremder Marken (2)

 Gebrauch fremder Marken durch Wiederverkäufer unzulässig (nach UWG, nicht
  Markenrecht), wenn
      Falscher Eindruck einer besonderen Beziehung zwischen dem Werbenden und dem
       Markeninhaber oder einer Berechtigung des Werbenden an der Marke (Fehlzurechnung; BGE
       128 III 146 – «VW / Audi»; vgl. auch TA Tessin, sic! 2008, 122 – «Polo by Ralph Lauren», wo
       eine Leuchtreklame beim Eingang eines Geschäfts, auf welcher einzig die vorgenannte Marke
       angebracht war, als unzulässig erachtet wurde)
      Verwendung der fremden Marke schadet dem Ruf der Marke (Rufschädigung; HGer ZH
       U/O/HG970259 – «Chanel III»; HGer ZR 114/2015 – «Haarpflegemittel»)

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Gebrauch fremder Marken (3)

 Gebrauch durch Händler von Zubehör und Ersatzteilen sowie
  Dienstleistungserbringern für Montage und Wartung von Markenartikeln
      Rein informative Bezugnahme erlaubt – klar erkennbar, dass nicht zur Kennzeichnung von
       eigenen Waren oder Leistungen
      Benutzung der fremden Marke klar auf das eigene Angebot bezogen und auf das unbedingt
       Erforderliche beschränkt (BGE 128 III 146 – «VW/Audi»)
      Verwendung eines Markenlogos eher nicht erforderlich –aber von Umständen abhängig, z.B.
       wenn aufgrund der Art der Verwendung die rein informative Bezugnahme klar erkennbar

Google AdWords

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AdWords (1) – KG Luzern, sic! 2015, 392 – «Aquaterra Travel»

 Kennzeichnungskräftiges Element einer fremden Marke («Aquaterra Travel») als
  AdWord Keyword
 Bei Google-Suche nach Begriff «Aquaterra Travel» oberster Treffer Anzeige der
  Beklagten
 Auf Anzeige erschien «Aquaterra Travel» ergänzt mit «Priori – priori.ch». Beim
  Anklicken der Anzeige direkte Weiterleitung auf «www.priori.ch», die Webseite der
  Beklagten

 Erwägungen
      Markenrechtsverletzung
      Eindruck, dass die mit «Aquaterra Travel» verlinkte Webseite «www.priori.ch» mit der Klägerin in
       Zusammenhang
      Relevant insbesondere, dass «Aquaterra Travel» prominent im Titel der Anzeige
      Auch wenn suchende Person den Zusatz «PRIORI – priori.ch» wahrnimmt, ist nicht
       ausgeschlossen, dass eine Verbindung zur Klägerin angenommen

35

AdWords (2) – OG Thurgau, sic! 2012, 387 – «Ifolor»

 Buchung der Marke IFOLOR als Keyword durch Gesuchsgegnerin
 Marke in der Anzeige nicht enthalten

 Erwägungen
      Durchschnittlicher Nutzer einer Suchmaschine unterscheidet zwischen den Treffern in der
       Suchresultateliste und den Werbeanzeigen
      Ist Keyword in der Anzeige nicht enthalten, nimmt der Suchende nicht an, die Werbeanzeige
       stamme vom Markeninhaber oder von einem mit diesem wirtschaftlich verbundenen
       Unternehmen
      Verwechslungsgefahr ist ausgeschlossen
      Blosses Erscheinen einer Werbeanzeige bei Eingabe eines fremden Kennzeichens als
       Keyword führt nicht zu einer Rufübertragung auf das werbende Unternehmen
      Es liegt keine Rufausbeutung vor

IP-Schutzstrategie

37

Ganzheitliches IP-Schutzkonzept – strategisches
IP-Management (1)

                                 IP-Analyse
Strategisches IP-Management
                                 IP-Planung
                                 IP-Aktivierung / IP-Kommerzialisierung

                                 Aktivierungskriterien (Kritikalität, Vertragsrestriktionen,
IP Aktivierungsmatrix             interne und externe Zahlungsbereitschaft)
                                 Aktivierungsformen (Geheimhaltung, interne Verwendung,
                                  Spin-Off, Kooperation, Lizensierung, Verkauf, Aufgabe)

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Ganzheitliches IP-Schutzkonzept – strategisches
IP-Management (2)
                                 Registrierung und Durchsetzung von Schutzrechten
Rechtliche Massnahmen
                                 Gesamtheitliche Registrierungsstrategie (welche
                                  Schutzrechte, wo registrieren)
                                 Spezifische Massnahmen zum Know-How-Schutz
                                 Vertragliche Massnahmen (IP-Klauseln, NDA, Auskunfts-,
                                  Einsichts- und Prüfrechte)

                                 Interne IP-Schutz-Richtlinie
Organisatorische Massnahmen
                                 Spezifische Massnahmen zum Know-How-Schutz
                                  (Klassifizierung von Know-How / Verzeichnis / Zugangs-
                                  und Zugriffsregelung)
                                 Prozesse für Geschäftspartnerauswahl
                                 Marktmonitoring (Fokus auf Risikobereiche in
                                  Wertschöpfung / Kontrolle von Vertriebspartnern vor Ort)

39

Beispiel aus der Praxis

Ausgangslage:
      Unternehmen X mit Sitz in der Schweiz (an der Grenze zu Frankreich) hat eine Markenregistrierung
       in der Schweiz, aber nicht in der EU oder in Frankreich
      Unternehmen X möchte neu ein Franchise-System in Frankreich implementieren und hat bereits
       Interessenten
      Unternehmen X realisiert, dass vor kurzem Unternehmen Z eine praktisch identische Marke in
       Frankreich angemeldet hat und vergleichbare Dienstleistungen anbietet
Was tun?
      Widerspruchsverfahren gegen die Markenanmeldung? – Schwierig, da keine ältere Marke in
       Frankreich – wohl auch keine bekannte Marke in Frankreich
      Unlauterer Wettbewerb wegen “Blockierung” – schwierig, da Nachweis, dass eine betreffende Absicht
       besteht
      Neue eigene Marke in Frankreich anmelden? Bringt nichts, da Unternehmen Z ältere Marke hätte und
       daher die neue Markenanmeldung angreifen kann
      Marke dem Unternehmen Z abkaufen oder Koexistenzvereinbarung - wohl ebenfalls nur bei
       Entschädigung

Lukas Bühlmann, LL.M.                  Dr. Michael Reinle, LL.M.
Partner, Zürich                        Partner, Zürich
lukas.buehlmann@mll-legal.com          michael.reinle@mll-legal.com
www.mll-legal.com | www.mll-news.com   www.mll-legal.com | www.mll-news.com

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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
 25.08.20

41

WHAT IF…

                &
Fresh quality       Convenience
like homemade

                          www.yamo.bio   42

4343

44

45

Learning # 1
Fail, but fail
     fast

             www.yamo.bio

47

48

49

50

www.yamo.bio

Learning # 2
  Everything takes
twice as long and is
 twice as expensive
                www.yamo.bio

THE FIRST HPP BABY FOOD IN EUROPE

                                                           Common baby
              yamo                                         food
            High pressure                        Ultra High-Heat Sterilization
      pasteurization (HPP)
                Retains:                         Harms:
             • vitamins                          • most vitamins
               • colors                          • colors
                • taste                          • taste
                • smell       Same ingredients   • smell

  As fresh as homemade,                          Not fresh,
shelf stable for two months                      unnaturally shelf stable for years

                                                               www.yamo.bio           53

WE SOLVE PARENTS’ DILEMMA

 We produce truly fresh and
  organic food for babies
 100% organic
 100% made in Switzerland and
  Germany
 100% natural ingredients
 100% fresh, thanks to High
  Pressure Processing (HPP)

                                 www.yamo.bio   54

A VERSATILE PORTFOLIO FOR BABIES FROM 4+ MONTHS

FRESH PRINCE OF BEL   APPLECALYPSE NOW   ANTHONY PUMPKINS       PEACH BOYS              COCOHONTAS
       PEAR

  BEETNEY SPEARS      BROCCOLY BALBOA    DAVID ZUCCHETTA    SWEET HOME ALBANANA        MANGO NO. 5

                                                                             www.yamo.bio            55

HEALTHY SNACKS FOR TODDLERS FROM 6+ MONTHS

INBANANA JONES   AVOCADO DI CAPRIO     KATY BERRY      PRINCE VANILLIAM   KIM PEARDASHIAN

 BERRY POTTER    QUENTIN CARROTINO   DAVID COCOFIELD    NICKI SPINAJ       BERRY POPPINS

                                                                          www.yamo.bio      56

EUROPE’S FIRST PLANT-BASED YOGHURT FOR CHILDREN

MARIAH CHERRY      BRUCE VANILLIS     MANGOLINA JOLIE   CHOCODILE DUNDEE

                  Plant based organic oat yoghurt
                        Without added sugar
                Natural source of iron, vitamin C and
                                B12

                                                           www.yamo.bio    57

DIRECT TO CONSUMER IS THE HEART OF OUR BUSINESS

                                                  58

THE FIRST REFRIGERATED BABY FOOD IN
RETAIL – NATION WIDE IN SWITZERLAND

             @
                                      www.yamo.bio

60

Learning # 3
Be prepared to
    fight.

             www.yamo.bio

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