PATENT LAW UPDATE GERMANY - PATENTVERLETZUNG DURCH REPARATUR? NEUE RECHTSPRECHUNG ZUM AUSTAUSCH VON TEILEN - DLA Piper
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PATENT LAW UPDATE GERMANY
April 2018
PATENTVERLETZUNG DURCH REPARATUR?
NEUE RECHTSPRECHUNG ZUM AUSTAUSCH VON TEILEN
Dr. Philipp Krusemarck, Patent Litigation, München
Eine Reparatur eines patentgeschützten Erzeugnisses stellt dann keine Patentverletzung dar, wenn die Rechte des
Patentinhabers durch das Inverkehrbringen des zu reparierenden Erzeugnisses im Hinblick auf die konkret
durchgeführten Reparaturarbeiten erschöpft sind. Eine solche zulässige Reparatur liegt vor, wenn die Reparatur-
maßnahmen als bestimmungsgemäßer Gebrauch des Erzeugnisses anzusehen sind, da sie die Identität dieses
Erzeugnisses wahren. Werden hingegen die wirtschaftlichen oder technischen Vorteile der Erfindung durch die
Reparaturmaßnahmen erneut verwirklicht, handelt es sich wertungsmäßig um eine unzulässige Neuherstellung des
Erzeugnisses. Besondere Bedeutung hat diese Abgrenzung insbesondere dann, wenn im Rahmen der Reparatur Teile
des Erzeugnisses durch nicht vom Patentinhaber stammende Teile ausgetauscht werden oder ein Erzeugnis aus Teilen
mehrerer Erzeugnisse zusammengesetzt wird.
GRUNDSATZ: ZWEISTUFIGE Gebrauch) oder ob die wirtschaftlichen oder
ABGRENZUNG ZWISCHEN technischen Vorteile der Erfindung durch die
ZULÄSSIGER UND UNZULÄSSIGER Reparaturmaßnahmen erneut verwirklicht werden
REPARATUR (unzulässige Neuherstellung).
Die Grenzziehung zwischen zulässigen und Die Prüfung erfolgt in zwei Stufen: Zunächst wird
unzulässigen Reparaturmaßnahmen nimmt die ermittelt, ob der Austausch des fraglichen Teils
deutsche Rechtsprechung unter Berücksichtigung während der Lebensdauer des Erzeugnisses von
der Eigenart des nach dem maßgeblichen den relevanten Verkehrskreisen üblicherweise
Patentanspruch geschützten Erzeugnisses im Wege erwartet wird (Verkehrsauffassung). Ist diese Frage
einer Abwägung der einander widerstreitenden zu verneinen, liegt eine unzulässige Neuherstellung
Interessen vor. vor. Ist dies aber der Fall, wird weiter gefragt, ob
sich gerade in dem ausgetauschten Teil die
Die Interessenabwägung findet statt zwischen den
technische Wirkung der Erfindung widerspiegelt
Interessen des Patentinhabers an der
(BGH GRUR 2012, 1118 Rn. 23 und 28 f. –
ungehinderten Verwertung seiner Erfindung
Palettenbehälter II m.w.N.). Ist auch dies der Fall,
einerseits und den Interessen des Erwerbers am
wird ebenfalls eine unzulässige Neuherstellung
ungehinderten Gebrauch des Erzeugnisses
angenommen. Wird die erste Frage bejaht, die
andererseits. Unter Berücksichtigung der Eigenart
zweite Frage aber verneint, handelt es sich
des nach dem maßgeblichen Patentanspruch
hingegen um eine zulässige Reparatur.
geschützten Erzeugnisses ist dabei zu ermitteln, ob
die Reparaturmaßnahme die Identität des Diese von der Rechtsprechung entwickelten
Erzeugnisses wahrt (bestimmungsgemäßer Abgrenzungskriterien werden durch die jüngsteBGH-Entscheidung "Trommeleinheit" (Urt. v. Technische Wirkung
24.10.2017, Az. X ZR 55/16, GRUR 2018, 170,
Zur Beurteilung der Frage, ob gerade in dem
siehe auch gleichlautende Entscheidung vom selben
ausgetauschten Teil die technischen Wirkungen
Tag, Az. X ZR 57/16) für solche Erzeugnisse
der Erfindung in Erscheinung treten, greift die
fortentwickelt, die nicht selbstständig, sondern nur
Rechtsprechung insbesondere auf zwei Kriterien
als Bestandteil eines umfassenderen Gegenstands
zurück. Ist wenigstens eines der Kriterien erfüllt,
in Verkehr gebracht werden. Für solche
erweist sich die Reparatur trotz gegenteiliger
Erzeugnisse ist eine Verkehrsauffassung in der
Verkehrsauffassung als unzulässige Neuherstellung.
Regel nicht feststellbar. Fehlt es an einer
Verkehrsauffassung, kann nach Auffassung des (1) Zum einen wird ein Widerspiegeln der
BGH nicht etwa auf eine vom Gericht normativ technischen Wirkung bejaht, wenn speziell das
ermittelte Verkehrsauffassung abgestellt werden. ausgetauschte Teil für die patentgemäßen Vorteile
Vielmehr darf bei unselbständigen Erzeugnissen verantwortlich ist. Verneint wird es hingegen,
zur Abgrenzung nur auf die Abwägungskriterien wenn das ausgetauschte Teil zwar mit anderen
der zweiten Stufe zurückgegriffen werden. Eine Teilen zusammenwirkt, insoweit aber nur bloßes
unzulässige Neuherstellung liegt nur dann vor, Objekt einer erfindungsgemäßen Wirkung ist, die
wenn sich gerade in den ausgetauschten Teilen die ihre gegenständliche Verkörperung allein in den
technischen Wirkungen der Erfindung anderen Teilen findet.
widerspiegeln. (2) Ein Widerspiegeln wird zum anderen bejaht,
wenn die Erfindung die Funktionsweise oder
Verkehrsauffassung
Lebensdauer des ausgetauschten Teils beeinflusst.
Entscheidend ist vorrangig, ob die Hierfür ist nicht ausreichend, dass zwischen den in
Reparaturmaßnahmen, insbesondere der Rede stehenden Teilen ein funktionaler
Austausch von Teilen, nach der Zusammenhang besteht. Vielmehr ist zusätzlich
Verkehrsauffassung als übliche Erhaltungs- erforderlich, dass gerade in dem ausgetauschten
maßnahme anzusehen sind, welche die Identität Teil die technischen Wirkungen der Erfindung in
der Gesamtvorrichtung als verkehrsfähiges Erscheinung treten. Dies ist nicht der Fall, wenn
Wirtschaftsgut nicht in Frage stellen. Dies ist etwa der Patentanspruch keine Änderungen in Bezug auf
der Fall, wenn die Abnehmerkreise mit dem Sacheigenschaften, Funktionsweise oder
Austausch des in Rede stehenden Teils während Lebensdauer des Teils vorsieht.
der Lebensdauer des geschützten Erzeugnisses
Offen bleibt indes, ob auch die Bekanntheit des
üblicherweise rechnen und der Verbrauch dieses
Austauschteils aus dem Stand der Technik als
Teils nicht zu einer wirtschaftlichen Wertlosigkeit
weiteres Kriterium gegen ein Widerspiegeln der
des geschützten Erzeugnisses führt.
technischen Wirkung sprechen kann. Frühere
Ist nach der Verkehrsauffassung nicht von einer BGH-Entscheidungen lehnten dieses Kriterium als
üblichen Erhaltungsmaßnahme auszugehen, stellt untauglich ab, da einzelne Merkmale eines
die Reparatur eine Neuherstellung des Patentanspruchs üblicherweise als solche bereits
geschützten Erzeugnisses und damit eine im Stand der Technik bekannt sind (BGH GRUR
Patentverletzung dar. Wenn die Verkehrs- 2007, 769 Rn. 20 – Pipettensystem; GRUR 2004,
auffassung für eine übliche Erhaltungsmaßnahme 758, 761 – Flügelradzähler). In der Entscheidung
spricht, wird zugunsten der Interessen des "Trommeleinheit" berücksichtigten der BGH wie
Patentinhabers in einem weiteren Schritt die auch die Vorinstanz indes beide diesen
nachfolgende, an dem konkret geltend gemachten Gesichtspunkt bei ihrer Interessenabwägung –
Patentanspruch orientierte Prüfung der allerdings nur in Kombination mit der Feststellung,
technischen Wirkung der Erfindung dass der Patentanspruch keine Änderungen in
vorgenommen. Bezug auf Sacheigenschaften, Funktionsweise und
Lebensdauer des Austauschteils vorsehe (OLG
Düsseldorf, Urt. v. 29.04.2016, Az. I-15 U 47/15,
DLA Piper UK LLP ist Teil von DLA Piper, einer weltweit tätigen Anwaltskanzlei, die durch eigenständige rechtliche Einheiten agiert. Weitere
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Copyright © 2018 DLA Piper. All rights reserved.GRUR-RS 2016, 11301 Rn. 140; BGH GRUR 2018, Die Klägerin sieht Anspruch 1 des Klagepatents
170 Rn. 66 – Trommeleinheit). Bereits letztere verletzt, der eine fotosensitive Trommeleinheit
Feststellung genügt jedoch für eine Verneinung des bestehend unter anderem aus einer Bildtrommel,
Widerspiegelns, so dass unklar bleibt, inwieweit einem Flansch sowie einem Kupplungsbauelement
der BGH dem Kriterium der Bekanntheit aus dem umfasst. Der geltend gemachte Patentanspruch 1
Stand der Technik eigenständige Bedeutung schützt mit der Trommeleinheit ein aus mehreren
zumisst. Klarheit hierüber können nur künftige Teilen bestehendes Erzeugnis. Der Patentinhaber
Entscheidungen schaffen. bringt mit den Tonerkartuschen jedoch
Gegenstände in Verkehr, die neben der
AUSNAHME: EINSTUFIGE Trommeleinheit weitere Bestandteile umfassen.
ABGRENZUNG, WENN KEINE
Das OLG Düsseldorf stellte als Vorinstanz fest,
VERKEHRSAUFFASSUNG
dass eine Verkehrsauffassung zu der
ERMITTELBAR anspruchsgemäßen Trommeleinheit nicht besteht,
Nicht höchstrichterlich geklärt war bislang, wie die da diese den privaten und geschäftlichen
Abgrenzung in Konstellationen erfolgen soll, in Endkunden nicht als sichtbares Wirtschaftsgut
denen keine Verkehrsauffassung feststellbar ist, entgegen tritt, sondern ausschließlich im Inneren
etwa weil es sich bei dem geschützten Erzeugnis der Tonerkartusche verbaut sei. Die Abnehmer
nicht um ein selbständig gehandeltes besäßen keine konkrete Vorstellung vom Inneren
Wirtschaftsgut handelt. der Kartusche. Auf das Verständnis der Abnehmer
im Hinblick auf die Tonerkartusche konnte daher
Eine Verkehrsauffassung kann sich nur im Hinblick
nach Ansicht der Vorinstanz nicht abgestellt
auf tatsächlich in dieser Form in Verkehr
werden, da Gegenstand und Bezugspunkt der
gebrachte Gegenstände bilden. Für geschützte
Erschöpfung gemäß Anspruch 1 die
Erzeugnisse, die nicht eigenständig, sondern
Trommeleinheit als Ganzes ist. Das OLG griff in
beispielsweise nur als Bestandteile einer
Ermangelung einer tatsächlichen
Gesamtvorrichtung in Verkehr gebracht werden,
Verkehrsauffassung auf eine normativ ermittelte
kann sich mithin keine Verkehrsauffassung bilden.
Verkehrsauffassung zurück. Es stellte darauf ab,
Eine solche Konstellation lag dem BGH in dem was unter Berücksichtigung der gesamten
jüngst entschiedenen Fall "Trommeleinheit" Umstände aus Sicht eines vernünftigen Mitglieds
erstmalig zur Entscheidung vor: Die Beklagte des Verkehrskreises sinnvoll wäre. Da eine
vertreibt wiederaufbereitete Tintenpatronen und Trommeleinheit mit Verbrauch der
Tonerkartuschen für Kopierer und Drucker. Die Tonerkartusche wirtschaftlich wertlos werde,
Tonerkartuschen bestehen unter anderem aus bejahte das OLG eine unzulässige Neuherstellung.
einer Trommeleinheit, die wiederum unter
Der BGH entschied, dass in solchen
anderem aus einer Bildtrommel, einem Flansch
Konstellationen, in denen sich keine Verkehrs-
und einem Kupplungsbauelement bestehen. Im
auffassung im Hinblick auf das geschützte Erzeugnis
Rahmen der Wiederaufbereitung der von der
herausgebildet hat, die Abgrenzung nicht anhand
Klägerin ursprünglich in Verkehr gebrachten
einer normativ ermittelten Verkehrsauffassung
Tonerkartuschen wird die verbrauchte
erfolgen dürfe. Ausschlaggebend sei allein das
Bildtrommel durch eine funktionsgleiche neue,
ansonsten nachgelagerte Kriterium, nämlich ob
nicht von der Klägerin stammende Bildtrommel
sich gerade in dem ausgetauschten Teil die
ersetzt. Bei Bedarf wird auch ein mit der
technische Wirkung der Erfindung widerspiegelt.
Bildtrommel verbundener Flansch ausgetauscht.
Dieses Kriterium diene der wertenden
Das Kupplungsbauelement wird hingegen nicht
Betrachtung anhand patentrechtlicher
ausgetauscht. Eine entsprechende Bildtrommel
Überlegungen, wenn eine Neuherstellung auf der
oder einen Flansch bringt die Klägerin nicht
Grundlage der Verkehrsauffassung nicht bejaht
separat, sondern nur als Bestandteil von
werden kann. Diese Voraussetzung sei auch dann
Tonerkartuschen in Verkehr.
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Copyright © 2018 DLA Piper. All rights reserved.gegeben, wenn eine Verkehrsauffassung nicht Die Tatsache, dass aus gebrauchten, nicht mehr
festgestellt werden kann. funktionstüchtigen Erzeugnissen erhalten
gebliebene Teile entnommen und zu
Anders als die Vorinstanz sieht der BGH das
funktionsfähigen patentgemäßen Erzeugnissen
Kupplungsbauelement, nicht jedoch auch die
zusammengebaut werden, wobei das Gehäuse und
Bildtrommel als für die patentgemäßen Vorteile
das Kupplungsbauelement nicht von derselben
verantwortlich an. Die erfindungsgemäße Wirkung
Tonerkartusche stammen, sprach nach Auffassung
finde ihre gegenständliche Verkörperung daher
des OLG für eine unzulässige Neuherstellung. Im
ausschließlich in den Merkmalen des
Einklang mit der schon älteren BGH-Entscheidung
Kupplungsbauelements. Die Bildtrommel sei
"Förderrinne" (GRUR 1959, 232, 234), wonach es
insoweit nur bloßes Objekt, das als Bestandteil der
sich "um eine unzulässige Neuerstellung […] z. B.
Trommeleinheit an der erfindungsgemäßen
bei dem Zusammenbau verschiedener intakt
Wirkung teilhabe, ohne hierzu in seiner Funktion
gebliebener Einzelteile handeln" solle, sah das OLG
oder Lebensdauer beeinflusst zu werden. Der
die Identität der ursprünglichen Tonerkartuschen
BGH wertete den Austausch der Bildtrommel
durch die Wiederaufbereitungsmaßnahmen als
daher als bestimmungsgemäßen Gebrauch und
nicht gewahrt an. Die vom OLG im Übrigen ins
damit als zulässige Reparatur der Trommeleinheit.
Feld geführten Argumente entsprechen denen des
NOCH OFFEN: OLG im parallelen "Trommeleinheit"-Verfahren.
WIEDERAUFBEREITUNG DURCH Legt man den vom BGH in der Entscheidung
ZUSAMMENSETZEN AUS MEHREREN "Trommeleinheit" zugrunde gelegten Maßstab auf
ERZEUGNISSEN, WENN KEINE diesen Sachverhalt an, könnte auch hier eine von
VERKEHRSAUFFASSUNG der Vorinstanz abweichende Beurteilung
ERMITTELBAR angebracht sein. Denn auch in diesem Fall kann
nicht auf eine Verkehrsauffassung zurückgegriffen
Im Rahmen von "Wiederaufbereitungs"- werden, so dass die Reparaturmaßnahmen
Maßnahmen werden verschiedene Exemplare ausschließlich danach zu beurteilen sind, ob sich
eines patentgeschützten Erzeugnisses zerlegt und gerade in dem ausgetauschten Teil die technische
anschließend die noch verwendbaren Einzelteile Wirkung der Erfindung widerspiegelt.
dieser Exemplare zu einem funktionsfähigen
Erzeugnis kombiniert. Sieht man mit dem BGH nur in den Merkmalen
des Kupplungsbauelements die erfindungsgemäße
Das OLG Düsseldorf hat in einem die Wirkung verkörpert, handelt es sich bei allen
Wiederaufbereitung von Tonerkartuschen übrigen Teilen der Trommeleinheit um bloße
betreffenden Parallelverfahren eine unzulässige Objekte, die als Bestandteile der Trommeleinheit
Neuherstellung bejaht (Urt. v. 28.04.2017, Az. I-15 an der erfindungsgemäßen Wirkung teilhaben,
U 68/15, BeckRS 2017, 110549) und die Revision ohne jedoch hierzu in ihrer Funktion oder
nicht zugelassen. Die Nichtzulassungsbeschwerde Lebensdauer beeinflusst zu werden. Solange also
ist noch anhängig (Az. X ZR 49/17). In diesem das Kupplungsbauelement aus einer vom
Verfahren stellte sich unter anderem die Frage, ob Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung zuvor
eine unzulässige Neuherstellung vorliegt, wenn in Verkehr gebrachten Tonerkartusche stammt,
neben dem Einbau neuer Bildtrommeln die wäre nach der vom BGH in der Parallel-
wiederaufbereiteten Tonerkartuschen aus den entscheidung "Trommeleinheit" vertretenen
Teilen verschiedener gebrauchter Kartuschen Auffassung konsequenterweise von einem
zusammengesetzt werden. Auch hier konnte das bestimmungsgemäßen Gebrauch der Trommel-
OLG keine Verkehrsauffassung ermitteln und griff einheit auszugehen – unabhängig davon ob die
daher unter anderem auf eine normative übrigen Teile vom Patentinhaber in Verkehr
Verkehrsauffassung zurück, nach der es eine gebrachten Erzeugnissen oder von Dritten
unzulässige Neuherstellung bejahte. stammen.
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Copyright © 2018 DLA Piper. All rights reserved.Eine Patentverletzung wäre daher in dem vom In solchen Fällen sollte bereits beim Abfassen der
OLG entschiedenen Parallelverfahren zu Patentansprüche darauf geachtet werden, dass
verneinen, sofern die in dieser Entscheidung zumindest ein Patentanspruch das Austauschteil
ebenfalls strittige Frage, ob es überhaupt zu einem selbst beansprucht, so dass die technische
entsprechenden Inverkehrbringen der Wirkung des Austauschteils als Kern der Erfindung
verwendeten Tonerkartuschen gekommen ist, anzusehen ist. Spiegelbildlich sollte beim Verfassen
bejaht wird. einer Klageschrift darauf geachtet werden, dass
möglichst (auch) aus einem Patentanspruch
KONSEQUENZEN FÜR DIE PRAXIS BEI vorgegangen wird, der die technische Wirkung
REPARATURFÄLLEN gerade des Austauschteils betrifft.
Steht eine Patentverletzung durch den Austausch
Auf Seiten des Beklagten sollte bei der Prüfung
eines Verbrauchs- bzw. Verschleißteils im Raum,
von Nichtverletzungsargumenten sorgfältig
erfolgt die Abgrenzung zwischen patentrechtlich
hinterfragt werden, ob sich zu dem beanspruchten
zulässiger und unzulässiger Reparatur nach der
Erzeugnis überhaupt eine Verkehrsauffassung
jüngsten BGH-Rechtsprechung entweder ein- oder
bilden konnte, und falls nicht, ob sich die
zweistufig. Wird das Austauschteil vom
technischen Wirkungen der mit dem jeweiligen
Patentinhaber nicht eigenständig in Verkehr
Patentanspruch beanspruchten Erfindung gerade in
gebracht, wird die Rechtsprechung die
den ausgetauschten Teilen widerspiegeln.
Abgrenzung künftig "einstufig" vornehmen, also
ausschließlich anhand der zweiten Prüfungsstufe.
Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, zögern Sie nicht uns anzusprechen.
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