GVW RECHTSPRECHUNGSREPORT - DIE WEBINARREIHE ZUM JAHRESWECHSEL MARKEN- UND WETTBEWERBSRECHT - NICOLAS M. DUMONT, LL.M. FRANKFURT A.M., 29. JANUAR ...

GvW Rechtsprechungsreport –
die Webinarreihe zum Jahreswechsel

Marken- und Wettbewerbsrecht
Nicolas M. Dumont, LL.M.
Frankfurt a.M., 29. Januar 2021

Agenda

1. ÖKO-TEST II
   BGH, Urteil v. 12.12.2019 – I ZR 117/17

2. Quadratische Tafelschokoladenverpackung II
   BGH, Beschluss v. 23.7.2020 – I ZB 42/19 (BPatG)

3. Keine Benutzungsfarbmarke für Schokoladenhasen
   OLG München, Urteil v. 30.7.2020 – 29 U 6389/19

4. Keine Kennzeichnungspflicht bei offensichtlicher Werbung
   auf Instagram
   OLG Hamburg, Urteil v. 2.7.2020 – 15 U 142/19

5. IVD-Gütesiegel
   BGH, Urteil v. 4.7.2019 – I ZR 161/18

6. Irreführende Werbung mit Herstellung eines
   Industrieproduktes in Deutschland
   OLG Frankfurt a. M., Beschluss v. 17.8.2020 – 6 W 84/20
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ÖKO-TEST II
BGH, Urteil v. 12.12.2019 – I ZR 117/17

• Sachverhalt
• Kernaussagen des Urteils
• Anmerkungen für die
  Praxis

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Sachverhalt

Die Klägerin gibt seit 1985 das Magazin „ÖKO-TEST“ heraus. Zugleich ist sie Inhaberin einer
seit 2012 eingetragenen Unionsmarke. Die Klägerin vergibt           – ausschließlich entgeltlich –
Lizenzen an Hersteller und Vertreiber der von ihr getesteten Produkte.

Die Beklagte ist im Versandhandel tätig. In ihrem Online-Shop nutzt sie das Siegel werblich,
ohne zuvor eine entsprechende Lizenzen bei der Klägerin eingeholt zu haben. Die von der
Klägerin durchgeführten Tests bezogen sich lediglich auf bestimmte einzelne bzw. insoweit auch
auf leicht veränderte Ausführungen der beworbenen Produkte. Neben dem Angebot der
Beklagten war jeweils (i) das ÖKO-TEST-Siegel abgebildet und (ii) der Slogan „RICHTIG GUT
LEBEN“, (iii) die Bezeichnung des getesteten Produkts, (iv) das Testergebnis sowie (v) die
Fundstelle des Tests angegeben.

Die Klägerin sah in der Werbung mit dem Siegel eine Verletzung ihrer Rechte an der genannten
Unionsmarke und klagte auf Unterlassung und Erstattung von Abmahnkosten.

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Kernaussagen des Urteils

Es liegt kein Fall der sog. Doppelidentität vor.
• Zum einen sind die sich gegenüberstehenden Zeichen nicht identisch.
• Zum anderen fehlt es an einer Identität der Dienstleistungen.

Der Klägerin steht gleichwohl ein Unterlassungsanspruch zu.
• Zwar erweckt die Beklagte nicht den Eindruck, dass es sich um ihre eigene Marke handelt.
• Gleichwohl hat sie über das angegriffene Zeichen die Verbraucher über das Testergebnis der
  beworbenen Waren informiert und somit, mit Hilfe der Klagemarke, eine Angabe über die
  Beschaffenheit der eigenen Produkte gemacht.

Im Rahmen der Gesamtbetrachtung überwiegt die Bekanntheit der Klagemarke und die hohe
Zeichenähnlichkeit. In den Hintergrund tritt damit die fehlende Ähnlichkeit der betroffenen
Waren und Dienstleistungen. Eine gedankliche Verknüpfung ist somit anzunehmen.

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Anmerkungen für die Praxis

• Der EuGH hatte bereits zuvor entschieden, dass der Inhaber eines bekannten und zudem als
  Marke geschützten Testsiegels die Weiterbenutzung des Siegels für nicht identische oder
  ähnliche Waren und Dienstleistungen nur dann verbieten darf, wenn ein Fall von unlauterer
  Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke
  vorliegt (Urteil v. 11.4.2019 – C-690/17) .
• Der BGH hat sich nun zu eben solche Fälle geäußert und über das Urteil des EuGH
  hinausgehende Segelanweisungen gegeben, die zur Beseitigung bisheriger Unsicherheiten
  im Bereich des markenrechtlichen Schutzes von Test- und Gütesiegeln führen sollten.

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Quadratische Tafelschokoladenverpackung II
BGH, Beschluss v. 23.7.2020 – I ZB 42/19
(BPatG)

• Sachverhalt
• Kernaussagen des Urteils
• Anmerkungen für die
  Praxis

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Sachverhalt

„Ritter Sport“ ist seit 1996 bzw. 2001 Inhaberin zweier dreidimensionaler        –
quadratischer – Formmarken, jeweils geschützt für „Tafelschokolade“.
Gegen diese Marken wurden 2010 Löschungsanträge beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) gestellt. Das Amt wies die Anträge als unbegründet zurück.
Die Antragstellerin legte Beschwerde ein. Daraufhin gab das Bundespatentgericht den
Löschungsbegehren statt und ordnete die Löschung der Marken an.
Die Markeninhaberin legte Rechtsbeschwerde beim BGH ein und das mit Erfolg. Der BGH hob
die Entscheidungen des Bundespatentgerichts auf und verwies die Verfahren an das
Bundespatentgericht zurück.
Das Bundespatentgericht hatte nun zu prüfen, ob die Marken deshalb zu löschen seien, weil der
„wesentlichen Wert“ der Marke in ihrer quadratische Form liegt.
Das Bundespatentgericht lehnte diese Löschungsgrund ab.
Über die weitere Rechtsbeschwerde, diesmal durch die Antragstellerin eingelegt, hatte der BGH
erneut zu entscheiden.

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Kernaussagen des Urteils

Der BGH bestätigte die Ansicht des Bundespatentgerichts und führt dazu aus, dass die
eingetragenen Marken nicht lediglich aus Formen bestehen, die der Ware ihren wesentlichen
Wert verleihen.
Zwar kann in der quadratischen Form der Verpackung ein Herkunftshinweis gesehen werden.
Der Verkehr mag dadurch auch eine Schokolade mit einem bestimmten Unternehmen und damit
gewissen Qualitätserwartungen verbinden. Allerdings kommt es darauf nicht an.
Vom Markenschutz sind Formen gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nur dann ausgeschlossen,
wenn sie der Ware – hier der Schokolade – ihren wesentlichen Wert verleihen.
In seiner Entscheidung stellt der BGH klar, dass es für die Prüfung des Schutzhindernisses auf
Folgendes ankommt: (i) die Art der Warenkategorien, (ii) den künstlerischen Wert der Form, (iii)
ggf. vorhandene (bedeutende) Preisunterschiede gegenüber vergleichbaren Produkten und (iv)
wie sich die Form von anderen auf dem Markt verwendeten Formen unterscheidet.
Letztlich kommt es darauf an, ob aus objektiven Gesichtspunkten hervorgehe, dass die
Entscheidung der Verbraucher, die betreffende Ware zu kaufen, gerade durch die konkret
benutzte Form bestimmt wird.
Der BGH sah hierfür keinen Anhaltspunkt.

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Anmerkungen für die Praxis

• Dreidimensionale Marken könnten als Schutz für die Verpackungen von Waren genutzt
  werden und zwar dann, wenn sie „besonders“ sind.
• Durch diese Anforderung sollen Hürden geschaffen werden, welche eine Monopolbildung
  verhindern.
• Der BGH führt mit seine Urteil in diesem Bereich eine gewisse Rechtssicherheit herbei.
• Dennoch wird auch in Zukunft die erfolgreiche Eintragung von reinen Verpackungsformen als
  Marke schwierig bleiben.
• Die 3D-Marke von „Ritter Sport“ wurde seinerzeit aufgrund der Bekanntheit der quadratische
  Verpackung kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen. Sofern es daran fehlt, bleibt diese
  Option aufgrund der Schutzhindernisse in § 3 Abs. 2 MarkenG regelmäßig verschlossen.

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Keine Benutzungsfarbmarke für Schokoladenhasen
OLG München, Urteil v. 30.7.2020 – 29 U
6389/19

• Sachverhalt
• Kernaussagen des Urteils
• Anmerkungen für die
  Praxis

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Sachverhalt

Ein Schokoladenhersteller stütze sich in erster Instanz darauf, dass Schokoladenhasen in
goldener Farbe durch die intensive Bewerbung und Benutzung über viele Jahre derart bekannt
sind, dass die Farbe allgemein mit dem Schokoladenhasen des Schweizer Herstellers und
dessen Unternehmen in Verbindung gebracht wird.

Das Landgericht München I folgte dieser Argumentation und erkannte die Goldfarbe (Farbton
„CIELAB 86.17, 1.56, 41.82“) als sog. Benutzungsfarbmarke kraft erlangter Verkehrsgeltung
an.

Die Beklagte, die vom Schweizer Schokoladenhersteller wegen des Vertriebs von eigenen
Schokoladenhasen in goldener Farbe in Anspruch genommen wurde, ging gegen die
erstinstanzliche Entscheidung in Berufung. Die Beklagte ist der Ansicht, dass die Klägerin die
beanspruchte Goldfarbe für die Ware „Schokoladenhasen“ nicht als Marke schützen kann.

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Kernaussagen des Urteils

Das OLG München folgte in der Berufung der Beklagten.
• Zwar kann auch eine abstrakte Farbmarken als Benutzungsmarken kraft Verkehrsgeltung
  markenrechtlichen Schutz erlangen. Die goldene Farbe des Schokoladenhasen hat diese
  Verkehrsgeltung für Schokoladenhasen allerdings nicht erlangt.
• Eine Verkehrsdurchsetzung abstrakter Farbmarken kann nur dann angenommen werden,
  wenn das sich darauf berufende Unternehmen diese Farben als eine Art „Hausfarbe“ für
  verschiedene Waren und Dienstleistungen benutzt.
• Im vorliegenden Fall nutzt der Schokoladenhersteller die goldene Farbe aber nur für den – in
  seiner Form und Gestalt bekannten – „Goldhasen“.
• Der Verkehr verbindet eine Farbe jedoch nur dann mit der betrieblichen Herkunft eines
  Unternehmens, wenn diese „zusammen mit dem in seiner Gestaltung bekannten Goldhasen“
  verwendet wird. Dies lehnte das OLG hier ab.

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Anmerkungen für die Praxis

• Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision ist beim BGH unter dem
  Aktenzeichen I ZR 139/20 anhängig. Verhandlungstermin ist der 4. Februar 2021.
• Es bleibt abzuwarten, ob sich der BGH den Argumenten der ersten oder zweiten Instanz
  anschließen wird.
• Das Urteil zeigt jedoch bereits deutlich, dass der Schutz abstrakter Farbmarken als
  Benutzungsmarke an hohen Anforderungen geknüpft ist.

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Keine Kennzeichnungspflicht bei offensichtlicher
Werbung auf Instagram
OLG Hamburg, Urteil vom 2.7.2020 – 15 U
142/19
• Sachverhalt
• Kernaussagen des Urteils
• Anmerkungen für die
  Praxis

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Sachverhalt

Die Beklagte ist als Influencerin auf Instagram tätig.
Sie verlinkt regelmäßig die in ihren Posts abgebildeten Produkte auf die Internetseiten der
jeweiligen Hersteller.
Für die streitigen Postings erhielt die Beklagte – anders als bei anderen Posts – keine
Gegenleistung.
Die Postings waren nicht als Werbung gekennzeichnet.
Das LG Hamburg gab der Klage auf Unterlassung statt.

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Kernaussagen des Urteils

In der Berufung hob das OLG Hamburg die Entscheidung auf und wies die Klage ab.
Das OLG sieht in den Postings keinen Verstoß gegen § 5a Abs. 6 UWG.
• Der kommerzielle Zweck der Postings ergibt sich bereits „aus den Umständen“.
• Die Beklagte betreibt einen „verifizierten“ Account, den Instagram bekannten bzw.
  followerstarken Nutzern vorbehält.
• Sie verfüge über 1,7 Mio. Follower, die überwiegend „als medienkompetent anzusehen“ und
  damit darüber aufgeklärt sein dürften, dass Social-Media-Accounts häufig kommerzieller
  Natur sind.
• Wer sich hingegen rein privat auf Instagram betätigt, wird seinen Instagram-Account nicht
  der Öffentlichkeit, sondern nur einem beschränkten Personenkreis, zugänglich machen.
• Unerheblich ist für die rechtliche Bewertung schließlich, dass die Beiträge bewusst persönlich
  und privat wirken.

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Anmerkungen für die Praxis

• Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision ist beim BGH unter dem
  Aktenzeichen I ZR 125/20 anhängig. Ein Verhandlungstermin ist bisher nicht bekannt.
• Ein paralleles Verfahren vom OLG München („Cathy Hummels“) ist inzwischen ebenfalls
  beim BGH anhängig (Az. I ZR 126/20 ).
• Ein höchstrichterliches Urteil ist hier überfällig. Die bisherige Rechtsprechung der
  Oberlandesgerichte kommt zu teils gegensätzlichen Entscheidungen.

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IVD Gütesiegel
BGH, Urteil vom 4.7.2019 – I ZR 161/18

• Sachverhalt
• Kernaussagen des Urteils
• Anmerkungen für die
  Praxis

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Sachverhalt

Ein Industrieverband vergibt das sog. „IVD-Gütesiegel“. Dieses Siegel wird nach selbst erstellten
„IVD-Güterichtlinien“ vergeben.
Der Kläger hält dies für irreführend.
Die erstinstanzliche Unterlassungsklage blieb erfolglos.
Während der Berufungsinstanz meldet die Beklagte das Siegel als Gewährleistungsmarke beim
EUIPO an.
Auch das OLG verneinte eine Irreführung.
• Der Verkehr kennt Gütezeichen, an deren Entwicklung und Vergabe lediglich die
  vergebenden Industrieverbände, aber kein neutraler Dritter, beteiligt sind.
• Eine Irreführung scheidet darüber hinaus aus, weil das Gütesiegel den Anforderungen einer
  Gewährleistungsmarke entspricht.

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Kernaussagen des Urteils

Der BGH hat die Entscheidung an das OLG zurückverwiesen.
• Ein Gütezeichen kann auch ohne Einschaltung (neutraler) Dritter entwickelt und vergeben
  werden.
• Das OLG hat es aber versäumt Feststellungen darüber zu treffen, ob die beispielhaft
  genannten Zeichen „Edelstahl rostfrei“ und das „Baumwollsiegel“ den hier betroffenen
  Verkehrskreisen tatsächlich bekannt sind.
• Zudem wurde erfahrungswidrig angenommen, dass die bloße Einführung von
  Gewährleistungsmarke die Verkehrsauffassung unmittelbar verändert hat.

Der BGH hat dem OLG ausführliche Anweisungen mitgegeben:
• Es komme nicht auf die Spezialregelungen über Gütezeichen nach § 3 Abs. 3 UWG an.
• Es geht vorliegend nicht um die Benutzung eines Zeichens für ein bestimmtes Produkt,
  sondern um die Verleihung von Gütezeichen.
• Maßstab ist damit alleine das Irreführungsverbot in § 5 Abs. 1 UWG.

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Anmerkungen für die Praxis

• Eine satzungskonforme Vergabe einer ordnungsgemäß eingetragenen Gewährleistungsmarke
  könnte einen Irreführungstatbestand zukünftig ausschließen.
• Das OLG Düsseldorf hat dies zumindest in seiner Urteilsbegründung angedeutet: „Der
  Gesetzgeber hat die Anforderungen des Art. 83 Abs. 2 UMV sowie die Verpflichtungen zur
  Offenlegung der Kriterien sowie zur Kontrolle (Art. 84 Abs. 2, 91 b UMV) zur Wahrung der
  Unabhängigkeit ausreichen lassen“.
• Fraglich ist, wie sich die Markenämter zukünftig dazu verhalten sollen. Es ist schwer
  vorstellbar, dass dort überblickt werden kann, ob (i) der Anmelder unabhängig ist oder (ii)
  das Prüfprogramm alle relevante Eigenschaften betrifft.

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Irreführende Werbung mit Herstellung eines
Industrieproduktes in Deutschland
OLG Frankfurt a. M., Beschluss v. 17.8.2020 – 6
W 84/20
• Sachverhalt
• Kernaussagen des Urteils
• Anmerkungen für die
  Praxis

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Sachverhalt

Die Parteien sind Wettbewerber im Bereich Herstellung und Vertrieb von Solarmodulen.
Die Antragstellerin beantragt beim LG Frankfurt a. M. eine einstweilige Verfügung gegen die
Antragsgegnerin. Diese soll unzutreffende Angaben in verschiedenen Werbemedien über den
Herstellungsort ihrer Solarmodule gemacht haben.
Die Antragstellerin beanstandete insbesondere folgende Werbeaussage:
• „Deutsches Unternehmen – wir bürgen für die Qualität der von uns hergestellten Module“,
• eine siegelartige Angabe „German -A- Quality Standard“ sowie
• die Abbildung einer stilisierten Deutschland-Flagge zusammen mit der Aussage „Solarmodul-
  Hersteller – Seit 2004“.
Das LG hat den Antrag zurückgewiesen. Die vorstehenden Angaben hat es lediglich als
Hinweis auf den Unternehmenssitz der Antragsgegnerin erachtete.
Dagegen legte die Antragstellerin Beschwerde ein.

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Kernaussagen des Urteils

Das OLG hat den Beschluss des LG abgeändert und die beantragte einstweilige Verfügung
erlassen.
• Die beanstandeten Werbeaussagen sind irreführend, weil sie bei den angesprochenen
  Verkehrskreisen den falschen Eindruck erwecken, dass die Antragsgegnerin die beworbenen
  Solarmodule in Deutschland herstellt.
• Die Angaben „Deutsches Unternehmen“ und „von uns hergestellt“ fasst der Verkehr im
  Kontext der Werbung als Hinweis auf eine Produktion in Deutschland auf.
• Ebenso verhält es sich mit der Bezeichnung „Solarmodul-Hersteller – seit 2004“ in
  Verbindung mit einer deutschen Flagge.
• Auch die siegelartige Angabe „German -A- Quality Standard“ erzeugt den Eindruck einer
  besonderen Qualitätsgarantie eines deutschen Herstellers.
• Lediglich planerische und konzeptionelle Leistungen in Deutschland reichen nicht aus, um die
  Verbrauchererwartung an eine Herstellung in Deutschland zu erfüllen.

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Anmerkungen für die Praxis

• Das OLG Frankfurt a. M. folgt mit seiner Entscheidung der Rechtsprechung des BGH.
• Danach kommt es für die Frage, ob für ein Produkt die Angabe „Made in Germany“
  gerechtfertigt ist, ausschließlich auf das Begriffsverständnis der angesprochenen
  Verkehrskreise an.
• Für die Rechtfertigung der Angabe „Made in Germany“ ist es nach der Rechtsprechung des
  BGH notwendig, dass eine Leistungen in Deutschland erbracht wurden, durch die das
  Industrieerzeugnis seine aus Sicht des Verkehrs im Vordergrund stehenden qualitätsrelevanten
  Bestandteile oder wesentlichen produktspezifischen Eigenschaften erhält.

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