Newsflash 16.12.2020 Kommentar zur vorgeschlagenen Revision des Bundesgesetzes für Erfindungspatente - Vossius & Partner
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Newsflash 16.12.2020
Kommentar zur vorgeschlagenen Revision des Bundesgesetzes für
Erfindungspatente
Dr. iur. Brigitte Bieler, Rechtsanwältin; Dr. rer. nat. Philipp Marchand, Patentanwalt (DE), European
Patent Attorney
Vossius & Partner, Nadelberg 3, 4051 Basel
Eine Motion beauftragte den Bundesrat am 12.12.2019, einen Gesetzentwurf zur Revision des
Schweizer Patentrechts vorzulegen.1 Begründet wurde die Motion insbesondere mit einer für die
Benutzer attraktiveren Patentprüfung, welche internationalen Standards entsprechen soll, und einem
effizienten und kostengünstigen Einspruchs- und Beschwerdeverfahren. Im Zuge der Änderungen des
Patentrechts soll u.a. ein ungeprüftes Gebrauchsmuster eingeführt werden. Nachfolgend wird auf
ausgewählte Punkte dieser Revision eingegangen.
1. Ausgangslage
Das geltende Bundesgesetz über die Erfindungspatente (PatG)2 sieht im Rahmen der
Sachprüfung vor der Erteilung eines Patents keine Untersuchung hinsichtlich der Erfüllung der
Patentierbarkeitskriterien «Neuheit» und «Erfinderische Tätigkeit» vor. 3 Die Sachprüfung
beschränkt sich auf die Fragen der rechtsgenüglichen Offenbarung der Erfindung und des
Aufbaus der technischen Unterlagen. Einem Schweizer Patent ist somit keine verlässliche
Aussage über dessen Rechtsbeständigkeit inhärent.4
Um ein in der Schweiz gültiges und inhaltlich vollgeprüftes Patent zu erhalten, wenden sich
aktuell Schweizer Anmelder an das Europäische Patentamt (EPA). Die Schweiz ist bereits seit dem
7. Oktober 1977 Mitglied der Europäischen Patentorganisation. Im Nachgang an die Erteilung
eines Europäischen Patents durch das EPA kann dieses in der Schweiz validiert werden. Damit
entfaltet es die Wirkung eines national erteilten Patents durch das IGE, wenn auch mit dem
wesentlichen Unterschied, dass das Europäische Patent im Hinblick auf alle
Patentierbarkeitskriterien geprüft worden ist.5 Es sei angemerkt, dass das durch das EPA erteilte
Patent parallel in allen Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und
noch einigen weiteren Staaten validiert werden kann. Der potentielle Wert eines Europäischen
Patents geht somit weit über den Wert des gegenwärtig ungeprüften Schweizer Patents hinaus.
Dieser unterschiedliche Prüfungsumfang hat seit Beitritt zur Europäischen Patentorganisation
zur Folge, dass das Schweizer Patent neben dem durch das EPA erteilten Europäischen Patent
1
Motion 19.3228 Hefti vom 21.03.2019.
2
SR 232.14.
3
Art. 59 Abs. 4 PatG.
4
Motion 19.3228, Bericht der Kommission für Rechtsfragen vom 17. Oktober 2019, S. 2.
5
Art. 110 PatG.
VOSSIUS Patentanwälte Rechtsanwälte mbB · München · Düsseldorf · Berlin · Basel www.vossius.eu 1/6
kontinuierlich an Bedeutung verloren hat. Im Jahr 2018 wurden in der Schweiz nur noch 615
nationale Patente erteilt.6 Diesen gegenüber stehen 123’971 Benennungen der Schweiz bei vom
EPA geprüften Patenten.7, 8 Interessant ist zudem, dass von 1954 bis 1995 für gewisse Branchen
eine Vollprüfung des Schweizer Patents durchgeführt worden ist. Unter Verweis auf die
ausreichende Bedürfnisabdeckung durch das EPÜ und das zufriedenstellende Funktionieren
dieses Systems wurde die Vollprüfung für alle Branchen 1995 abgeschafft.9 Seither steht nur noch
das ungeprüfte Schweizer Patent, das Europäische Patent oder eine PCT-Anmeldung zur
Verfügung, wobei letzteres Verfahren lediglich ein zentrales Anmeldeverfahren eröffnet, für die
Patentprüfung aber auch auf das nationale, somit ungeprüfte Schweizer Patent verweist.
2. Aktueller Vorentwurf revPatG
Der Vorentwurf des revidierten Bundesgesetzes für Erfindungspatente (PatG) sieht u.a. vor, dass
für alle Gebiete der Technik die schweizerische Patentanmeldung vor Erteilung zusätzlich auf das
Vorliegen von Neuheit und einer erfinderischen Tätigkeit geprüft wird. Zudem werden die
Einspruchsmöglichkeiten Dritter gegen die Patenterteilung durch das IGE10 und die
Überprüfungsmöglichkeiten des Entscheids im Beschwerdeverfahren durch das
Bundesverwaltungsgericht ausgedehnt.11
Das geltende ungeprüfte Schweizer Patent soll durch ein neu einzuführendes ungeprüftes
Gebrauchsmusterrecht ersetzt werden. Bei diesem Gebrauchsmuster handelt es sich um ein
ungeprüftes Recht. Im Gegensatz zum Patent beträgt die geplante Höchstdauer des
Gebrauchsmusters nur 10 statt 20 Jahre.12 Es soll gemäss Stellungnahme des Bundesrats vom
29. Mai 2019 eine Alternative für jene Anmelder darstellen, welche den höheren Wert des
vollgeprüften Patents nicht nachsuchen oder die höheren inhaltlichen
Erteilungsvoraussetzungen und künftig höheren Kosten des Patents scheuen. Im Ergebnis
könnten nach Ansicht des Bundesrats die Vorteile des bisherigen Schweizer Patents erhalten
bleiben.13
Darüber hinaus soll das IGE die Möglichkeit erhalten, mit anderen nationalen oder regionalen
Patentämtern zusammenzuarbeiten (wie z.B. dem EPA). Das IGE soll im Rahmen solcher
administrativ-technischen Zusammenarbeit internationale Vereinbarungen abschliessen
können. Bei diesen Vereinbarungen soll es insbesondere um den Austausch und die Nutzung von
Arbeitsergebnissen im Rahmen der Patentprüfung und von Berichten über den Stand der Technik
gehen.
6
https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/publikationen/statistiken/patente.html, zuletzt besucht am
3.12.20.
7
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics_de.html, zuletzt besucht am 3.12.20.
8
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/patente/Statistiken/Patente_2019.pdf, zuletzt besucht am
3.12.20.
9
Vgl. Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, S. 8.
10
Vgl. Art. 59c VE-PatG.
11
Vgl. Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, S. 23f.
12
Vgl. Art. 89 VE-PatG.
13
Motion 19.3228, Bericht der Kommission für Rechtsfragen vom 17. Oktober 2019, S. 3.
VOSSIUS Patentanwälte Rechtsanwälte mbB · München · Düsseldorf · Berlin · Basel www.vossius.eu 2/63. Würdigung der vorgeschlagenen Revision
a. Einführung eines geprüften Schweizer Patents
Die vorgeschlagenen Änderungen des PatG haben eine Angleichung an gültige Gesetze in
anderen europäischen Staaten zur Folge. Der deutsche Gesetzgeber hat bspw. bereits im Jahr
1891 das «Deutsche Reichs-Gebrauchsmuster» als ungeprüftes gewerbliches Schutzrecht
eingeführt, kurz nach der Verabschiedung des ersten deutschen Patentgesetzes im Jahr 1877.14
Die vorgeschlagene Revision erscheint als Harmonisierung mit geltendem Recht in anderen
europäischen Staaten.
Im Rahmen des EPÜs werden vom EPA Patente mit automatischer Wirkung für die Schweiz
erteilt. Um diese Wirkung aufrecht zu erhalten, bedarf es lediglich der fristgemässen Zahlung von
Jahresgebühren. Gleichermassen und ohne Zutun der Anmelderin entfaltet das vom EPA erteilte
Patent in zahlreichen anderen Vertragsstaaten des EPÜ seine Wirkung. Im Gegensatz dazu ist die
territoriale Wirkung eines vom IGE erteilten Patents auf die Schweiz limitiert. Es stellt sich also
unmittelbar die Frage, inwiefern Schweizer Unternehmern tatsächlich vom neu vorgesehenen
geprüften Schweizer Patent profitieren würden.
Sicher ist es so, dass ein geprüftes Schweizer Patent eine höhere Rechtssicherheit gewährleistet
und damit eventuell einen höheren (finanziellen) Wert hätte als das bisherige ungeprüfte
Schutzrecht. Zudem würde die Alternative eines vollgeprüften Schweizer Patents die
«Abhängigkeit der Schweiz … vom EPA»15 verringern und das Schweizer Patent würde die von
der OECD aufgestellten Kriterien an Schutztitel, die Eingang in die Patentbox finden können,
erfüllen.16 Allerdings müsste die höhere Rechtssicherheit, die der Prüfungsprozess mit sich
brächte, auch tatsächlich gewährleistet werden. Ein geprüftes Patent kann nach wie vor mit
Nichtigkeitsklage angegriffen werden. Hier stellt sich nun die Frage, wie der Gesetzgeber
gedenkt, dem IGE die neu um die Patentierbarkeitskriterien «Neuheit» und «Erfinderische
Tätigkeit» erweiterte Sachprüfung zu ermöglichen. Aktuell verfügt das IGE weder über die
personelle noch technische Ausstattung, um eine erweiterte Sachprüfung der Schweizer
Patentanmeldungen durchzuführen. Mit der Aufwertung des Einspruchsverfahrens zu einer «Art
Popularklage»17 dürfte das Arbeitsvolumen und damit die personelle Belastung zusätzlich
zunehmen. Zudem schlägt sich die umfangreichere Sachprüfung auch im Beschwerdeverfahren
nieder. Der Vorentwurf des PatG und die Gesetzgebungsmaterialien lassen konkrete
Massnahmen vermissen, die einen tatsächlichen Mehrwert erlauben würden. Im erläuternden
Bericht wird lediglich auf den finanziellen Mehraufwand eingegangen.18 Da angestrebt wird, dass
sich auch die Mehrkosten auf Seiten des IGE durch die Gebühren selbst finanzieren, wird dazu
eine erhebliche Erhöhung der Gebühren vorgeschlagen. Dies würde aus unserer Sicht dem
Anliegen zuwiderlaufen, nämlich das Schweizer Patent für Unternehmen attraktiver zu machen.
14
https://www.dpma.de/dpma/wir_ueber_uns/geschichte/index.html/index.html, zuletzt besucht am 3.12.2020.
15
Vgl. Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, S.13.
16
Vgl. Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, S.14.
17
Vgl. Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, S.17.
18
Vgl. Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, S. 69 ff.
VOSSIUS Patentanwälte Rechtsanwälte mbB · München · Düsseldorf · Berlin · Basel www.vossius.eu 3/6Unter den aktuellen Voraussetzungen erscheint der theoretische Mehrwert eines geprüften
Patents durch das IGE marginal, insbesondere im direkten Vergleich mit der durch das EPA
durchgeführten Prüfung. Diesbezüglich sei angemerkt, dass die patentrechtliche Prüfung eines
Erteilungsgesuchs mitnichten als «Beiwerk» der bisherigen Prüfung durchgeführt werden kann.
Die substanzielle Prüfung eines Gesuchs bedarf vielmehr einer bisher beim IGE nicht bekannten
Spezialausbildung der verantwortlichen Prüferinnen und Prüfer, um sie überhaupt zu befähigen
Neuheit und erfinderische Tätigkeit von Patentgesuchen zu prüfen. Dabei genügt es nicht, wie
im erläuternden Bericht vorgeschlagen, pauschal von einem Mehrbedarf an Prüfern auszugehen.
Vielmehr müssten Prüfer für jedes technische Gebiet vorgehalten werden, auch wenn in
manchen Gebieten nur äusserst wenige Patentgesuche vorliegen werden. Das technische
Fachwissen als Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige und damit mehrwertgenerierende
Sachprüfung unterscheidet das zukünftige Anforderungsprofil an Prüfer erheblich vom jetzigen
Standard. Ein Fakt, der aus unserer Sicht bisher nicht angemessen berücksichtigt wurde.
b. Einführung eines ungeprüften Gebrauchsmusters
Der Vorentwurf sieht vor, auf Antrag ein ungeprüftes Gebrauchsmuster zu verleihen. In einem
Streitverfahren muss auch dieses eine neue gewerblich anwendbare Erfindungen betreffen, die
sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.19 Explizit vom Schutz als
Gebrauchsmuster ausgeschlossen sind bspw. biotechnologische Erfindungen.20 Das IGE erteilt
Gebrauchsmuster durch Eintragung in ein neu zu schaffendes Gebrauchsmusterregister.21
Offensichtlich missbräuchliche Anmeldungen kann das IGE in Anlehnung an Art. 24 Abs. 3 DesG
ablehnen.22 Das Erteilungs-, Eintragungs- und Veröffentlichungsverfahren soll auf dem
Verordnungsweg geregelt werden.23
Als Vorteile dieses neuen Schutzrechts sind die tieferen Kosten und das vereinfachtere Verfahren
zu nennen.24 Für Unternehmen mit kleineren Budgets und Fokus auf die Schweiz dürfte dieses
Schutzrecht eine valable Alternative zum geprüften Patent darstellen. Als Nachteil muss
konstatiert werden, dass der Wert – begründet durch die fehlende Prüfung und die verkürzte
Schutzdauer von 10 Jahren – des ungeprüften Gebrauchsmusters im Vergleich zu einem
geprüften Patent geringer ist. Nachteilig erweist sich auch, dass aufgrund der gesetzlichen
Ausschlusskriterien gewissen Branchen, etwa der Biotech-Branche, der Gebrauchsmusterschutz
verwehrt sein wird.
Entgegen der Ansicht des Bundesrats vermag das ungeprüfte Gebrauchsmuster somit die
Vorteile des bisherigen Schweizer Patents nicht vollauf zu erhalten. Mit einer Halbierung der
Schutzdauer auf 10 Jahre verliert dieses Schutzrecht substanziell an Wert. Die Vorzüge des
19
Art. 87 Abs. 1 VE-PatG.
20
Art. 87 Abs. 3 lit. c VE-PatG. Ferner sind auch chemische Stoffe und Stoffgemische sowie deren Verwendung und
Verfahren, die Anwendung eines Verfahrens oder die Verwendung des Erzeugnisses vom Schutz als Gebrauchsmuster
ausgeschlossen, da sich für diese Bereiche das vorgesehene, schnelle Verfahren nicht eigne. Vgl. Erläuternder Bericht zur
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, S. 16.
21
Art. 97 VE-PatG.
22
Art. 91 Abs. 2 VE-PatG. Vgl. Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, S. 16.
23
Art. 98 VE-PatG.
24
Vgl. Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, S. 12.
VOSSIUS Patentanwälte Rechtsanwälte mbB · München · Düsseldorf · Berlin · Basel www.vossius.eu 4/6bisherigen Schweizer Patents werden zudem auch durch den sachlichen Ausschlussbereich
gemindert. Praktische Bedeutung dürfte das ungeprüfte Gebrauchsmuster somit, wenn
überhaupt, lediglich in der Technikbranche entfalten. Aus der Sicht dieser Unternehmen ist die
Einführung eines ungeprüften Gebrauchsmusters denn eher eine Zwangsläufigkeit, will man
diese Unternehmen nicht zu einem teureren und aufwändigeren geprüften Patent zwingen. Für
die übrigen Branchen bleibt dieser Weg der einzige, will man – oder muss man ohnehin aus
Kostengründen - die Anmeldung auf die Schweiz beschränken. Die künftige Anmeldestatistik
dürfte zeigen, ob ein solchermassen revidiertes Schweizer Patentrecht zu mehr
Schutzrechtsanmeldungen führt oder ob der Kostenfaktor mehr Anmeldungen verhindert.
c. UPC und Auswirkungen auf Patentanmelder in der Schweiz
Die Initiative lässt eine Berücksichtigung des Einflusses der fortschreitenden Umsetzung der
Etablierung des «Unified Patent Court (UPC)» vermissen.25 Der UPC basiert auf einer gesetzlichen
Regelung der EU, mit der ein «Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung», auch
Einheitspatent genannt, geschaffen werden soll. Im Gegensatz zum bisher bekannten,
vorerwähnten Europäischen Patent, welches in den Mitgliedstaaten des EPÜ26 validiert werden
kann, entfaltet das «EU-Patent» seine Wirkung nur in EU-Mitgliedstaaten, die dem
entsprechenden UPC-Übereinkommen beigetreten sind.27 Ein solches Patent würde nicht vor
nationalen Gerichten durchgesetzt oder verteidigt, sondern vor einem zu schaffenden UPC mit
entsprechenden regionalen Kammern. Der Gesetzgeber erhofft sich dadurch eine erhebliche
Kostensenkung für Patentverfahren.
Es ist eine Übergangszeit vorgesehen, während der das bisherige Europäische Patent parallel zum
EU-Patent besteht. Nach Ablauf der Übergangszeit wird es jedoch nur noch das EU-Patent geben.
Anmelder müssen spätestens dann den nationalen Weg vor dem IGE beschreiten, um in der
Schweiz Patentschutz zu erlangen. Soll der Standort Schweiz nicht an Attraktivität verlieren, ist
für Unternehmen die Möglichkeit wichtig, ein vollgeprüftes Patent für das Gebiet der Schweiz
beantragen zu können. Dies kann bei entsprechenden Mitteln auf dem Wege eines vollgeprüften
nationalen Patents erreicht werden. Denkbar wäre allerdings auch die Einführung eines an die
Validierung des Europäischen Patents angelehnten Prozesses. Anmelder könnten bspw. bei einer
parallelen Einreichung in der Schweiz und der EU das Schweizer Prüfungsverfahren aussetzen
und erst nach Erteilung des EU-Patents aufnehmen, um das dortige Ergebnis in der Schweiz zu
übernehmen. Inwiefern die Schweiz gewillt ist, sich im Rahmen der Etablierung des UPC
einzubringen, dürfte mitunter eine politische Frage sein. Für Schweizer aber auch ausländische
Unternehmen wird die Frage wichtig sein, inwiefern das Schutzland Schweiz durch die
Etablierung des UPC, den absehbaren Wegfall des EP und die Validierungsmöglichkeit in der
Schweiz sowie die allfällige Vollprüfung des Schweizer Patents und die partielle Möglichkeit eine
ungeprüften Gebrauchsmusters an Bedeutung gewinnen oder einbüssen wird.
25
Einzig der Erläuternde Bericht enthält lediglich die Anmerkung, wonach auch das geplante EU-Patent vollgeprüft
werden soll. Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, S. 20.
26
Derzeit gehören dem EPÜ 38 Staaten Europas an.
27
Es sind dies derzeit 24 Staaten.
VOSSIUS Patentanwälte Rechtsanwälte mbB · München · Düsseldorf · Berlin · Basel www.vossius.eu 5/64. Fazit
In der Zusammenschau sehen wir das Ziel der Initiative, die Stärkung Schweizer Erfinder und
Unternehmen, durch die vorgeschlagenen Massnahmen als prinzipiell erfüllbar. Jedoch verkennt
die Initiative die im Rahmen der Generierung eines tatsächlichen Mehrwerts anfallenden Kosten.
Investitionen in die personelle und technische Ausstattung des IGE sind erforderlich, um das Ziel
der Revision zu erreichen. Die Sinnhaftigkeit solcher Investitionen wird vorläufig aufgrund des
parallelen Angebots des EPA als fragwürdig betrachtet. Mit Wegfall des Angebots des EPA und
fehlender Anbindung an den UPC wären diese Investitionen angezeigt, um das vollgeprüfte
Schweizer Patent erfolgreich umzusetzen. Für den Vorentwurf PatG spricht, mit einem geprüften
Schweizer Patent einen sinnvollen Mehrwert für Anmelder zu schaffen, die aus Kosten- und
Zeitgründen den Weg über das Europäische Patent nicht beschreiten wollen, sondern den
nationalen Weg vorziehen. Dies könnte für Unternehmen, deren Hauptabsatzmarkt die Schweiz
darstellt, ein klarer Vorzug darstellen. Mit der gleichzeitigen Einführung eines ungeprüften
Gebrauchsmusterrechts steigen die Schutzmöglichkeiten für zumindest gewisse Anmelder. Dies
ist grundsätzlich ein valables Mittel, um die Schutzstrategie eines Unternehmens besser auf die
konkreten wirtschaftlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten ausrichten können, was der
Attraktivität des Innovationsstandorts Schweiz förderlich scheint. Als Nachteile müssen
konstatiert werden, dass das ungeprüfte Gebrauchsmuster nicht allen Innovationsbereichen
offensteht. Für die sachlich ausgeschlossenen Innovationsbereiche wird die Neuerung eine
Verteuerung und bei fehlender Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit der in Frage stehenden
Entwicklung eine Beschränkung bewirken.
Kontakt
Dr. jur. Brigitte Bieler Dr. rer. nat. Philipp Marchand
Rechtsanwältin Patentanwalt (DE), European Patent Attorney
b.bieler@vossius.eu p.marchand@vossius.eu
VOSSIUS Patentanwälte Rechtsanwälte mbB · München · Düsseldorf · Berlin · Basel www.vossius.eu 6/6Sie können auch lesen
