BREXIT - BESTEHT HANDLUNGSBEDARF FÜR INHABER VON PATENTEN, UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN? - Prinz & Partner Patent
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Mandanteninformation | Februar 2019
BREXIT – BESTEHT HANDLUNGSBEDARF FÜR
INHABER VON PATENTEN, UNIONSMARKEN UND
GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN?
von Kristina Breunig, LL.M. und Dr. Alexander González
Das BREXIT Datum 29. März 2019 rückt näher und es stellt sich die Frage: Was
passiert, wenn es bis zum Austrittsdatum des Vereinigten Königreichs aus der
Europäischen Union keine Einigung zwischen dem Vereinigten Königreich und der
Europäischen Union geben wird? Die Möglichkeit eines ungeregelten Austritts scheint
immer wahrscheinlicher.
Die gute Nachricht ist, dass der BREXIT Patentinhaber nicht betreffen wird. Europäi-
sche Patente sind im Europäischen Patentübereinkommen geregelt, welches nicht auf
die Europäische Union (EU) beschränkt ist. Auf diese hat der BREXIT daher keine Aus-
wirkungen. Auch Inhaber von nationalen UK Patenten oder PCT-Anmeldungen haben
keine Auswirkungen zu befürchten.
Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster hingegen werden von dem Aus-
tritt des Vereinigten Königreichs (UK) betroffen sein. Unionsmarken und Gemein-
schaftsgeschmacksmuster haben ausschließlich Wirkung innerhalb der Europäischen
Union. Nach einem Austritt des Vereinigten Königreichs haben sie somit keine Wirkung
mehr im Vereinigten Königreich.
Das UK Amt für Geistiges Eigentum (UKIPO) bestätigte jedoch bereits, dass es in
jedem Fall Regelungen vorsehen werde, um Unionsmarken und Gemeinschaftsge-
schmacksmustern Schutz im Vereinigten Königreich zukommen zu lassen (Link). Dies
soll durch automatische und aller Voraussicht nach kostenfreie Schaffung „geklonter“
UK-Marken oder Designs mit identischem Anmeldetag wie das entsprechende
EU-Schutzrecht erreicht werden. Es sind daher sowohl im Falle eines harten BREXIT
als auch im Falle eines Abkommens zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU
Mandanteninformation | Februar 2019 | Seite 1
Regelungen vorgesehen, welche einen Rechtsverlust im Vereinigten Königreich aus-
schließen. Die weiteren Entwicklungen sollten jedoch genau verfolgt werden.
Zur Vorbereitung auf einen harten BREXIT am 29. März 2019 empfehlen wir
bereits folgende Handlungen:
• Verlängerung Ihrer Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster vor dem
BREXIT am 29. März 2019 zur Vermeidung doppelter Gebühren (für EU- und neu
entstehende UK-Marken/Designs).
• Erstreckung von Abgrenzungs- und Lizenzvereinbarungen auf das Vereinigte
Königreich.
• Engmaschige Überwachung der Entwicklungen, insbesondere hinsichtlich der für die
Entstehung von UK-Marken und Designs oder deren Vermeidung zu stellenden
Anträge (siehe Details in den nachfolgenden Tabellen).
Im Falle eines geregelten BREXIT gelten im Prinzip die gleichen Handlungsempfehlun-
gen. In diesem Fall wird der BREXIT jedoch erst am 31. Dezember 2020 wirksam.
Bis zu diesem Datum bleiben somit Ihre Unionsmarken und Gemeinschaftsge-
schmacksmuster auch im Vereinigten Königreich wirksam.
Die nachfolgenden Tabellen sollen Ihnen einen Überblick über die derzeit wahrschein-
lichen Szenarien im Falle eines ungeregelten und eines geregelten BREXIT bieten. Die
Informationen wurden unter anderem vom UKIPO in einem Factsheet veröffentlicht,
welches regelmäßig aktualisiert wird (Link).
Mandanteninformation | Februar 2019 | Seite 2Unionsmarken
Auswirkung Keine Einigung zwischen Einigung zwischen UK/EU
auf UK/EU = harter BREXIT = geregelter BREXIT
Austritt UKs wird mit Ablauf Austritt UKs wird erst mit Ab-
des 29. März 2019 wirksam lauf des 31. Dezember 2020
wirksam
Registrierte • Von der Unionsmarke wird • Von der Unionsmarke wird au-
Unions- automatisch eine gleichwer- tomatisch eine gleichwertige
marken tige UK-Marke abgespalten, UK-Marke abgespalten, welche
welche den Anmeldetag der den Anmeldetag der Unions-
Unionsmarke erhält. marke erhält.
• Voraussetzung für die Entste- • Voraussetzung für die Entste-
hung der UK-Marke ist, dass hung der UK-Marke ist, dass
eine Zustelladresse innerhalb eine Zustelladresse innerhalb
der European Economic Area der European Economic Area
(EEA) beim EUIPO hinterlegt (EEA) beim EUIPO hinterlegt
ist. Sofern Sie hier eine deut- ist. Sofern Sie hier eine deut-
sche Anmelder- oder Vertre- sche Anmelder- oder Vertre-
teradresse hinterlegt haben, teradresse hinterlegt haben,
ist dies ausreichend. ist dies ausreichend.
• Es besteht die Möglichkeit ei- • Es besteht die Möglichkeit ei-
nes sog. „Opt-out“, wenn nes sog. „Opt-out“, wenn
keine UK-Marke gewünscht keine UK-Marke gewünscht
ist. Dies bedeutet, dass das ist. Dies bedeutet, dass das
automatische Entstehen einer automatische Entstehen einer
UK-Marke auf Antrag verhin- UK-Marke auf Antrag verhin-
dert werden kann. dert werden kann.
• Voraussichtlich beträgt die • Voraussichtlich beträgt die
Frist zur Einreichung des An- Frist zur Einreichung des An-
trags zum „Opt-out“ 9 Mo- trags zum „Opt-out“ 9 Monate
nate ab Austrittsdatum. ab Austrittsdatum.
• Bei Kollektiv- und Gewähr- • Bei Kollektiv- und Gewährleis-
leistungsmarken muss nach tungsmarken muss nach Auf-
Aufforderung des UKIPO das forderung des UKIPO das
zugrundeliegende Regelwerk zugrundeliegende Regelwerk in
in englischer Sprache nachge- englischer Sprache nachge-
reicht werden. reicht werden.
Anhängige • Aus der Unionsmarkenanmel- • Aus der Unionsmarkenanmel-
Unions- dung kann eine UK-Marke ab- dung kann eine UK-Marke ab-
marken- gespalten werden, sobald sie gespalten werden, sobald sie
anmeldungen zur Registrierung gelangt und zur Registrierung gelangt und
sofern eine Zustelladresse in- sofern eine Zustelladresse in-
nerhalb der European Econo- nerhalb der European Econo-
mic Area (EEA) beim EUIPO mic Area (EEA) beim EUIPO
hinterlegt ist. hinterlegt ist.
Mandanteninformation | Februar 2019 | Seite 3• Dazu muss aktiv ein Antrag • Dazu muss aktiv ein Antrag
auf Erhalt einer UK-Marke ge- auf Erhalt einer UK-Marke ge-
stellt werden. Voraussichtlich stellt werden. Voraussichtlich
beträgt die Frist hierzu 9 Mo- beträgt die Frist hierzu 9 Mo-
nate ab Austrittsdatum. nate ab Austrittsdatum.
Verlängerung • Nachdem eine gleichwertige • Nachdem eine gleichwertige
UK-Marke mit identischem UK-Marke mit identischem
Zeitrang entsteht, wird diese Zeitrang entsteht, wird diese
zum gleichen Zeitpunkt zur zum gleichen Zeitpunkt zur
Verlängerung fällig, wie die Verlängerung fällig, wie die
bestehende Unionsmarke. bestehende Unionsmarke.
• TIPP: Sollten Sie Unionsmar- • TIPP: Unionsmarken, die vor
ken besitzen, welche ab sofort dem Ablauf der Übergangs-
bis 28.09.2019 zur Verlän- phase bis 31.12.2020 zur
gerung fällig sind, empfiehlt Verlängerung fällig sind, soll-
es sich, diese schon vor dem ten vor Ablauf dieser Frist ver-
Austrittstag am längert werden, um die
29.03.2019 zu verlängern, doppelte Gebührenzahlung
um die doppelte Gebühren- (für EU+UK) zu vermeiden.
zahlung (für EU+UK) zu ver-
meiden.
• Internationale Registrierun- • Internationale Registrierun-
gen, welche die EU benennen, gen, welche die EU benennen,
können vor dem BREXIT ver- können bis zu 3 Monate im Vo-
längert werden, wenn die raus verlängert werden. Auch
Schutzdauer vor 28.06.2019 hier empfiehlt es sich, die Ver-
endet. längerungs-gebühr vor Ablauf
der Übergangsphase am
31.12.2020 zu zahlen.
Wider- • In derzeit anhängigen Wider- • In derzeit anhängigen Wider-
spruchs- spruchsverfahren gegen Uni- spruchsverfahren gegen Uni-
verfahren onsmarken aus onsmarken aus Unionsmarken
Unionsmarken (oder aus nati- (oder aus nationalen Marken
onalen Marken der EU-Mit- der EU-Mitgliedstaaten außer
gliedstaaten außer UK) wird UK) wird aus der angegriffe-
aus der angegriffenen Unions- nen Unionsmarke eine UK-
marke eine UK-Marke abge- Marke abgespalten, sobald
spalten, sobald über den über den Widerspruch rechts-
Widerspruch rechtskräftig kräftig entschieden und dieser
entschieden und dieser zu- zurückgewiesen ist.
rückgewiesen ist.
• Im Falle des Angriffs gegen • Im Falle des Angriffs gegen
eine Unionsmarke muss nach eine Unionsmarke muss nach
dem BREXIT unter Umstän- dem BREXIT unter Umständen
den ein weiterer Angriff gegen ein weiterer Angriff gegen die
die neu entstandene UK- neu entstandene UK-Marke
Marke erfolgen, da der Angriff erfolgen, da der Angriff gegen
gegen die Unionsmarke nicht die Unionsmarke nicht auto-
automatisch als ein Angriff matisch als ein Angriff gegen
gegen die neue UK-Marke an- die neue UK-Marke angesehen
gesehen wird. wird.
Mandanteninformation | Februar 2019 | Seite 4• Im Übrigen werden die Ämter • Im Übrigen werden die Ämter
aushandeln müssen, wie in aushandeln müssen, wie in
Widerspruchsverfahren vor- Widerspruchsverfahren vorge-
gegangen wird, in denen eine gangen wird, in denen eine
UK-Marke aus einer Unions- UK-Marke aus einer Unions-
marke oder eine Unionsmarke marke oder eine Unionsmarke
aus einer UK-Marke angegrif- aus einer UK-Marke angegrif-
fen worden ist. fen worden ist.
Internatio- • Hier sollen im Grunde die glei- • Hier sollen im Grunde die glei-
nale chen Regelungen gelten wie chen Regelungen gelten wie
Registrie- für Unionsmarken. für Unionsmarken.
rungen mit
Benennung
• Wie diese jedoch praktisch • Wie diese jedoch praktisch von
der EU
von der WIPO, dem EUIPO der WIPO, dem EUIPO und
und dem UKIPO umgesetzt dem UKIPO umgesetzt wer-
werden, bleibt abzuwarten. den, bleibt abzuwarten.
Gemeinschaftsgeschmacksmuster
Auswirkung auf Keine Einigung zwischen UK/EU Einigung zwischen UK/EU
= harter BREXIT = geregelter BREXIT
Austritt UKs wird mit Ablauf Austritt UKs wird erst mit Ab-
des 29. März 2019 wirksam lauf des 31. Dezember 2020
wirksam
Registrierte • Es sollen dieselben Regelun- • Es sollen dieselben Regelun-
Gemein- gen wie für Unionsmarken gen wie für Unionsmarken gel-
schafts- gelten. Aus registrierten Ge- ten. Aus registrierten
geschmacks- meinschaftsgeschmacksmus- Gemeinschaftsgeschmacks-
muster tern wird automatisch ein mustern wird automatisch ein
gleichwertiges UK-Design ab- gleichwertiges UK-Design ab-
gespalten. gespalten.
Anhängige • Anmeldungen von Gemein- • Anmeldungen von Gemein-
Gemein- schaftsgeschmacksmustern schaftsgeschmacksmustern
schafts- werden auf Antrag in UK-De- werden auf Antrag in UK-De-
geschmacks- signs „geklont“. Es sollen die- signs „geklont“. Es sollen die-
muster- selben Regelungen wie für selben Regelungen wie für
anmeldungen Unionsmarken gelten. Unionsmarken gelten.
Verlängerung • Nachdem ein gleichwertiges • Nachdem ein gleichwertiges
UK-Geschmacksmuster mit UK-Geschmacksmuster mit
identischem Zeitrang ent- identischem Zeitrang entsteht,
steht, wird dieses zum glei- wird dieses zum gleichen Zeit-
chen Zeitpunkt zur Ver- punkt zur Verlängerung fällig
längerung fällig wie das be- wie das bestehende Gemein-
stehende Gemeinschaftsge- schaftsgeschmacksmuster.
schmacksmuster.
Mandanteninformation | Februar 2019 | Seite 5• TIPP: Sollten Sie Gemein- • TIPP: Gemeinschaftsge-
schaftsgeschmacksmuster schmacksmuster, die vor dem
besitzen, welche ab sofort Ablauf der Übergangsphase bis
bis 28.09.2019 zur Verlän- 31.12.2020 zur Verlängerung
gerung fällig sind, empfiehlt fällig sind, sollten vor Ablauf
es sich, diese schon vor dieser Frist verlängert werden,
dem Austrittstag am um die doppelte Gebührenzah-
29.03.2019 zu verlän- lung (EU+UK) zu vermeiden.
gern, um die doppelte Ge-
bührenzahlung (EU+UK) zu
vermeiden.
• Internationale Designs, wel- • Internationale Designs, welche
che die EU benennen, können die EU benennen, können bis
vor dem BREXIT verlängert zu 3 Monate im Voraus verlän-
werden, wenn die Gebühr vor gert werden. Auch hier emp-
28.06.2019 fällig ist. fiehlt es sich, vor Ablauf der
Übergangsphase am
31.12.2020 die Verlänge-
rungsgebühr zu zahlen.
Internatio- • Hier sollen im Grunde die • Hier sollen im Grunde die glei-
nale gleichen Regelungen gelten chen Regelungen gelten wie
Registrie- wie für Unionsmarken. für Unionsmarken.
rungen mit
Benennung • Wie diese jedoch praktisch • Wie diese jedoch praktisch von
der EU von der WIPO, dem EUIPO der WIPO, dem EUIPO und
und dem UKIPO umgesetzt dem UKIPO umgesetzt wer-
werden, bleibt abzuwarten. den, bleibt abzuwarten.
Wie die Ämter die obigen Vorhaben praktisch umsetzen werden, ist noch nicht be-
kannt. Sofern es Anträge zu stellen gibt, muss abgewartet und überwacht werden, wie
die Theorie in die Praxis umgesetzt wird.
Wir werden Sie diesbezüglich und insbesondere hinsichtlich zu stellender Anträge in-
formiert halten.
Sollten Sie Rückfragen zu den Auswirkungen des BREXIT auf Ihre Schutzrechte haben
oder sich hinsichtlich bestehenden Handlungsbedarfs informieren wollen, stehen wir
jederzeit sehr gerne zur Verfügung.
Kristina Breunig, LL.M. Dr. Alexander González
Rechtsanwältin Rechtsanwalt
Fachanwalt für Gewerblichen
Rechtsschutz
k.breunig@prinz.eu a.gonzalez@prinz.eu
Prinz & Partner mbB Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0
Rundfunkplatz 2 Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211
80335 München E-Mail: info@prinz.eu
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