Die neue Unionsmarkenverordnung - Veranstaltung der Akademie für Fortbildung Heidelberg am 10.6.2016 in München - Fachanwaltskanzlei von ...

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Die neue Unionsmarkenverordnung - Veranstaltung der Akademie für Fortbildung Heidelberg am 10.6.2016 in München - Fachanwaltskanzlei von ...
§§§                Die neue
                   Unionsmarkenverordnung
                   Veranstaltung der Akademie für Fortbildung Heidelberg
                   am 10.6.2016 in München

 Am 10. Juni 2016 trafen ca. 20 Fachleute des gewerblichen
 Rechtsschutzes aus dem In- und Ausland bei einem Seminar der
 AKADEMIE HEIDELBERG in München zusammen, um sich über
 die praktischen Auswirkungen der neuen Unionsmarkenverord-
 nung zu informieren.

 Den Teilnehmern standen drei ausge-       amt für den Binnenmarkt (HABM)           barer Klänge oder Gerüche unter Ver-
 wiesene und erfahrene Spezialisten        trägt nun den neuen Namen „Amt der       wendung neuer technologischer Wie-
 für das europäische Markenrecht als       Europäischen Union für Geistiges Ei-     dergabemöglichkeiten erleichtert.
 Referenten und für die anschließen-       gentum“ (EUIPO).
 de Diskussion zur Verfügung: Rechts-                                               Neue Unionsgewähr­
 anwältin Dr. Verena von Bomhard,          Einreichung der Anmeldung                leistungsmarke
 Kanzlei BomhardIP, Alicante, Ruxand-
 ra Manea, 5. Beschwerdekammer der         Während bis zum 22.03.2016 die An-       Ebenfalls ab dem 01.10.2017 wird es
 EUIPO und Rechtsanwalt Achim Ben-         meldung der Gemeinschaftsmarke           als neue Markenart die Unionsge-
 der, München, ehemaliger Vorsitzen-       nach Wahl des Anmelders beim             währleistungsmarke (UGM) geben.
 der Richter eines Markensenats am         HABM oder bei der Zentralbehör-          Die UGM muss bei der Anmeldung als
 Bundespatentgericht und ehemaliges        de für den gewerblichen Rechts-          solche bezeichnet werden. Sie muss
 Mitglied der Beschwerdekammern            schutz eines Mitgliedstaats oder beim    geeignet sein, Waren oder Dienstleis-
 der HABM in Alicante.                     BENELUX-Amt für geistiges Eigen-         tungen, für die der Inhaber der Mar-
                                           tum eingereicht werden konnte, ist       ke das Material, die Art und Weise der
 Rechtsänderungen                          seit dem 23.03.2016 die Anmeldung        Herstellung der Waren oder die Er-
                                           der Unionsmarke nur noch über das        bringung der Dienstleistungen, die
 Am 23. März 2016 trat die neue Uni-       EUIPO möglich.                           Qualität, Genauigkeit oder andere
 onsmarkenverordnung (UMV) mit                                                      Eigenschaften – mit Ausnahme der
 unmittelbarer Wirkung in jedem Mit-       Fehlendes Erfordernis der                geografischen Herkunft – gewährleis-
 gliedsstaat der Europäischen Union        graphischen Darstellbarkeit              tet, von solchen zu unterscheiden, für
 in Kraft. Die neue UMV ist Teil des um-                                            die keine derartige Gewährleistung
 fassenden Markenreformpakets der          Ab dem 01.10.2017 wird im Eintra-        besteht.
 Europäischen Union, in dessen Zuge        gungsverfahren das Erfordernis der
 auch die Markenrechtsrichtlinie er-       graphischen Darstellbarkeit einer        Darüber hinaus ist mit der Anmel-
 setzt wurde. Die Mitgliedstaaten ha-      Marke aufgegeben. Die Unionsmarke        dung der UGM eine Satzung vor-
 ben jedoch bis zum 14. Januar 2019        muss im Register schlicht derart dar-    zulegen oder innerhalb von zwei
 (bzw. bis zum 14. Januar 2023 hin-        stellbar sein, dass der Gegenstand des   Monaten nach dem Anmeldetag
 sichtlich der Einführung eines Amts-      Markenschutzes klar und deutlich zu      nachzureichen, die folgenden Inhalt
 löschungsverfahrens) Zeit, die neue       bestimmen ist, Art. 4 UMV. Die Mar-      haben muss:
 Markenrechtsrichtlinie in nationales      ken dürfen dann in jeder geeigneten
 Recht umzusetzen. Für die Praxis sind     Form unter Verwendung allgemein          yy Bezeichnung der zur Benutzung
 insbesondere folgende Änderungen          zugänglicher Technologie dargestellt        der Marke befugten Personen
 relevant:                                 werden, soweit die Darstellung ein-      yy Angabe der durch die Marke zu ge-
                                           deutig, präzise, in sich abgeschlos-        währleistenden Eigenschaften
 Neue Terminologie                         sen, leicht zugänglich, verständlich,    yy Art und Weise, wie die betreffende
                                           dauerhaft und objektiv ist. Mit diesem      Stelle diese Eigenschaften prüft
 Die derzeitige Gemeinschaftsmarke         flexibleren Eintragungsmaßstab wird      yy Art und Weise der Überwachung
 (GM) wurde umbenannt in „Unions-          die Registrierung nicht-traditioneller      der Benutzung der Marke
 marke" (UM)“. Das Harmonisierungs-        Marken, z.B. nicht visuell wahrnehm-     yy die Bedingungen für die Benut-

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Gewerblicher Rechtsschutz                           19

  zung der Marke einschließlich der                               Möglichkeit der Anpassung
                                            za-Klassifikation aufgeführten Waren
  Sanktionen für den Fall nicht ord-                              des Waren- und Dienstleis-
                                            und Dienstleistungen umfasst waren
  nungsgemäßer Benutzung                    („catch all“).        tungsverzeichnisses bei be-
                                                                  stehenden Gemeinschafts-
Die Grundgebühr für Anmeldung ei- Demgegenüber entschied der EuGH marken zum 24.09.2016
ner UGM beträgt € 1.800, bei einer          in seiner IP-Translator Entscheidung,
elektronischen Anmeldung € 1.500.           dass aufgrund des Gebots, die bean-      Innerhalb einer Ausschlussfrist zum
                                            spruchten Waren und Dienstleistun-       24. September 2016 besteht für be-
Neue Gebührenstruktur                       gen klar und eindeutig anzugeben,        stimmte Gemeinschaftsmarken und
                                            bei der Geltendmachung von Ober-         Internationale Marken mit Benen-
Wie in vielen anderen Ländern üblich,       begriffen diese nur solche Waren und     nung der Europäischen Union die
wurde das „Eine Klasse - eine Gebühr“       Dienstleistungen einschließen kön-       Möglichkeit einer rückwirkenden An-
(„one class - one fee“) - System einge-     nen, die eindeutig von deren wörtli-     passung des Waren- und Dienstleis-
führt.                                      cher Bedeutung umfasst sind („means      tungsverzeichnisses. Die Klarstellung
                                            what it says“). Ein Antragsteller, der   kann durch eine schriftliche Erklärung
Bisher zahlte der Anmelder eine             Waren- und Dienstleistungen bean-        gegenüber dem EUIPO unter folgen-
Grundgebühr in Höhe von € 900               spruchen möchte, die über die wort-      den Voraussetzungen beantragt wer-
(beim E-Filing), die bis zu 3 Klassen ab-   wörtliche Bedeutung einer Klassen-       den:
deckte, zuzüglich € 150 für jede wei-       überschrift hinausgehen, muss daher
tere Klasse. Nun wird jeweils eine Ge-
bühr pro angemeldeter Klasse fällig.
Die amtliche Anmeldegebühr für ei-
ne Klasse beträgt nun € 850, für zwei
Klassen € 900 und für jede weitere
Klasse zusätzlich € 150.

Bei den Verlängerungsgebühren gibt
es allerdings eine deutliche Kosten-
senkung: Statt bisher € 1.350 für ei-
ne Marke mit bis zu drei Klassen und
€ 400 für jede weitere Klasse, sind die
Verlängerungsgebühren nun iden-
tisch mit die vorgenannten Anmel-
degebühren, d.h. bei einer Marke mit
einer Klasse betragen sie lediglich €
850, bei zwei Klassen € 900, und für
jede weitere Klassen € 150 zusätzlich.

Die neue geringere Verlängerungs-
gebühr gilt für Unionsmarken, deren
Schutz am oder nach dem 23. März
2016 abläuft. Sollten bereits höhere
Verlängerungsgebühren für Marken,
deren Schutz am oder nach dem 23.
März 2016 abläuft, an das Amt gezahlt
                                            Großer Saal der EUIPO in Alicante (Spanien). Foto: EUIPO
worden sein, wird das EUIPO die ent-
sprechende Überzahlung zurücker-
statten.                                    nach der Entscheidung des EuGH klar-     yy Die Marke wurde vor dem 22. Juni
                                            stellen, welche zusätzlichen von der        2012 angemeldet.
Kodifizierung der Vorgaben                  alphabetischen Liste der Klasse er-      yy Die Marke ist in Bezug auf sämtli-
des EuGH aus der                            fassten Waren- und Dienstleistungen         che Oberbegriffe einer oder meh-
IP-Translator-Entscheidung                  umfasst sein sollen.                        rerer Klassen eingetragen.
                                                                                     yy Der Anmelder hatte die ursprüng-
Bis zur sog. IP-Translator-Entschei-        Die Unionsmarkenverordnung kodifi-          liche Absicht, am Anmeldetag
dung des EuGH am 19. Juni 2012 in-          ziert nunmehr die Vorgaben des EuGH         Schutz auch für diejenigen Waren
terpretierte das HABM Markenregist-         aus der I­P-Translator-Entscheidung.        oder Dienstleistungen zu beantra-
rierungen, die alle Oberbegriffe einer      Nach dem 24. September 2016 wer-            gen, die über die wörtliche Bedeu-
Klasse beanspruchten, dahingehend,          den alle Klassenüberschriften ent-          tung des Oberbegriffs der relevan-
dass hierdurch alle unter der alphabe-      sprechend ihrer wörtlichen Bedeu-           ten Klasse hinausgehen, aber im
tischen Auflistung der jeweiligen Niz-      tung interpretiert.                         alphabetischen Verzeichnis für die-

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20                   Gewerblicher Rechtsschutz

       se Klasse in der im Zeitpunkt der      Prioritätsbeanspruchung                 Der Beginn der Frist für die Vorlage
       Anmeldung geltenden Fassung der        bereits bei der Anmeldung               von Benutzungsnachweisen berech-
       Nizza-Klassifikation enthalten sind                                            net sich im Widerspruchsverfahren
       („Waisenkinder“).                      Ab dem 01. Oktober 2017 können An-      nunmehr nach dem Anmelde- oder
                                              träge auf Inanspruchnahme der Pri-      Prioritätstag der angegriffenen Uni-
     Beispiele:                               orität nur noch zusammen mit ei-        onsmarke und nicht mehr erst nach
     yy Klasse 12: „Fahrzeugreifen“ sind      ner Anmeldung eingereicht werden.       dem späteren Veröffentlichungsda-
        vom Wortsinn der Klassenoberbe-       Ein späterer Antrag ist nicht mehr      tum der Anmeldung.
        griffe „Fahrzeuge; Apparate zur Be-   ­möglich.
        förderung auf dem Lande, in der                                               Zwischenrecht als Einrede im
        Luft oder auf dem Wasser“ der Klas-   Anforderung an                          Verletzungsverfahren
        se 12 nicht umfasst.                  ­Marken­benutzung
     yy Klasse 15: „Zubehör wie Mund-                                                 Grundsätzlich gilt der Vorrang einer
        stücke oder Kästen für Musikinst-     Für eine Markenbenutzung reicht nun     älteren Marke vor einer jüngeren Mar-
        rumente“ sind vom Wortsinn der        auch die Benutzung der Marke in ei-     ke (Prioritätsprinzip). Allerdings kann
        Klassenoberbegriffe „Musikinstru-     ner Form aus, die von der Eintragung    in einem Verletzungsverfahren der In-
        mente“ der Klasse 15 nicht umfasst.   in einzelnen Bestandteilen abweicht,    haber einer jüngeren Unionsmarke ei-
                                                                                      ner älteren Unionsmarke sogenannte
                                                                                      Zwischenbenutzungsrechte entge-
                                                                                      genhalten, wenn seine Marke zu ei-
                                                                                      nem Zeitpunkt eingetragen wurde,
                                                                                      zu dem die entgegenstehende ältere
                                                                                      Marke nicht durchsetzbar war.

                                                                                      Dies betrifft insbesondere den Fall,
                                                                                      dass die ältere Marke nach Ablauf der
                                                                                      sogenannten Benutzungsschonfrist
                                                                                      nicht benutzt wird und der Inhaber
                                                                                      deshalb keine Rechte gegenüber ei-
                                                                                      ner jüngeren Markenanmeldung gel-
                                                                                      tend machen kann. Nimmt der Inha-
                                                                                      ber der älteren Marke die Benutzung
                                                                                      erst nach Anmeldung der jüngeren
                                                                                      Marke (wieder) auf, so hat er kein
                                                                                      Recht, dem Inhaber der jüngeren Mar-
                                                                                      ke die Benutzung der jüngeren Marke
                                                                                      zu untersagen.
              Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum in
              Alicante (Spanien). Foto: EUIPO                                 Widerspruchsfrist für Unions-
                                                                              markenanteile Internationa-
     Im Annex der Mitteilung 1/16 hat der ohne dass hierdurch die Unterschei- ler Registrierungen
     Präsident des HABM eine Liste von        dungskraft der Marke beeinflusst
     Waren und Dienstleistungen veröf-        wird. Dies gilt unabhängig davon, ob    Die Widerspruchsfrist für Unionsmar-
     fentlicht, die das Amt in der jeweili-   die Marke in der benutzen Form auf      kenanteile Internationaler Registrie-
     gen Fassung der Nizza-Klassifikation     den Namen des Inhabers eingetragen      rungen beginnt - anstelle von 6 Mo-
     als eindeutig nicht von den jeweiligen   ist.                                    naten - nunmehr bereits einen Monat
     Klassenüberschriften erfasst ansieht.                                            nach der Veröffentlichung. Die Wider-
     Die Liste des Amtes beinhaltet jedoch    Vorverlagerung des Zeit-                spruchsfrist selbst beträgt weiterhin
     nur „eindeutig“ nicht von den Über-      raums für Benutzungsnach-               drei Monate. Demnach kann nur noch
     schriften erfasste Waren und Dienst-     weise im Widerspruchsver-               bis zu vier Monate (und nicht mehr
     leistungen. Dem Anmelder steht es        fahren                                  bis zu neun Monate) nach Veröffent-
     daher frei, auch eine Erklärung über                                             lichung des Eintragungsdatums der
     darüber hinausgehende Waren und          Erhebt in einem Widerspruchsverfah-     Internationalen Registrierung gegen
     Dienstleistungen gegenüber dem           ren gegen die Anmeldung einer Uni-      diese Widerspruch eingelegt werden.
     Amt abzugeben und diese entspre-         onsmarke der Anmelder der jünge-
     chend prüfen zu lassen, wenn er der      ren, angegriffenen Unionsmarke die      Eintritt der Erschöpfung bei
     Ansicht ist, dass auch diese nicht von   Einrede der Nichtbenutzung gegen        Inverkehrbringen in den EWR
     der jeweiligen Klassenüberschrift er-    den Inhaber der älteren Marke (Wi-
     fasst sind.                              derspruchsmarke), so ist Folgendes zu   Bisher trat die Erschöpfung des Rechts
                                              beachten:                               aus der Gemeinschaftsmarke ein,

                                                 INNOVATIONS-FORUM 2016-3
Die neue Unionsmarkenverordnung - Veranstaltung der Akademie für Fortbildung Heidelberg am 10.6.2016 in München - Fachanwaltskanzlei von ...
Gewerblicher Rechtsschutz                            21

wenn mit der Marke gekennzeichne-         Kennzeichnungsmittel mit der darauf      male bestimmter Produkte herauszu-
te Waren mit Zustimmung des Mar-          sichtbaren Marke.                        stellen. Damit wird nicht nur die Bot-
keninhabers in der Europäischen Ge-                                                schaft transportiert, dass ein Produkt
meinschaft in den Verkehr gebracht        Schutzumfang aus der                     mit einer solchen Marke von einem
wurden.                                   Unionsmarke                              bestimmten Unternehmen stammt
                                                                                   (Herkunftsfunktion). Die Gewährleis-
Nunmehr führt ein Inverkehrbringen        Die neue UMV erweitert den Schutz        tungsmarke umfasst vielmehr zu-
der mit der Unionsmarke gekenn-           aus der Unionsmarke, indem sie dem       sätzliche Aussagen zu Qualität, Her-
zeichneten Waren vom Inhaber oder         Inhaber der Unionsmarke explizit das     stellungsweise, Material, Genauigkeit
mit seiner Zustimmung im Europä-          Recht einräumt, auch die Verwen-         oder anderen Eigenschaften der mar-
ischen Wirtschaftsraum (EWR) zum          dung des Zeichens als Handels- und       kierten Ware oder Dienstleistung, was
Eintritt der Erschöpfung, d.h. auch       Firmenname verbieten zu können.          durchaus auch im berechtigten Inte-
das entsprechende Inverkehrbringen                                                 resse kritischer und anspruchsvoller
dieser Waren in Island, Liechtenstein     Die Beschränkung der Wirkung der         Verbraucher ist.
oder Norwegen führt zum Eintritt der      Unionsmarke wird auf die redliche Be-
Erschöpfung der Markenrechte.             nutzung des Namens von natürlichen       Gleichwohl enthält auch die neue
                                          Personen erstreckt. Die Benutzung als    UMV Regelung zu den Sanktionen bei
Stärkung der Rechte des
Markeninhabers bei
­Warentransit

Nach der früheren Rechtslage konnte                                                 Rechtsanwältin Gabriele Freifrau
der Markeninhaber nur dann Unter-                                                        von Thüngen-Reichenbach
lassung des Transits verlangen, wenn                                               Fachan­wältin für gewerblichen Rechts-
er nachweisen konnte, dass die sich                                                schutz, Urheber-, Medien- und IT-Recht
im Transit befindliche Nachahmung                                                  in Coburg / Oberfranken. Sie hat sich
in der Europäischen Union in den Ver-                                              auf den Schutz des geistigen Eigen­tums
kehr gebracht werden soll.                                                         von mittelständischen Unterneh­men
                                                                                   spezialisiert. Ihr besonderes Inte­resse
Nunmehr stellt die Durchfuhr von                                                   gilt auch der Querschnittsmaterie von
Waren, auf denen eine Marke ange-                                                  Urheber-, Marken-, Design- und Wett­
bracht ist, die jedenfalls in ihren we-                                            bewerbsrecht in den neuen Medien und
sentlichen Bestandteilen von einer für                                             im Rahmen von Arbeitsverhältnissen
derartige Waren eingetragenen Uni-                                                 und Verträgen mit freien Mitarbeitern.
                                                                  Foto: Heinlein
onsmarke nicht unterschieden wer-                                                  www.von-thuengen.de
den kann, grundsätzlich eine Marken-                                               kanzlei@von-thuengen.de
verletzung in der Europäischen Union
dar. Der Importeur der betroffenen
Waren hat jedoch die Möglichkeit, in
einem (gerichtlichen) Feststellungs-
verfahren nachzuweisen, dass der          Handelsname kann nicht länger ein-       Markenverletzungen, sondern ver-
Markeninhaber nicht dazu berechtigt       gewendet werden.                         weist weiter auf die Schadensersatz-,
ist, das Inverkehrbringen der entspre-                                             Auskunfts-, und Vernichtungsansprü-
chend gekennzeichneten Ware im            Fazit und Aussichten                     che des materiellen Rechts des jewei-
endgültigen Bestimmungsland zu un-                                                 ligen Mitgliedstaates, in dem die Ver-
tersagen.                                 Die neue Unionsmarkenverordnung          letzungshandlung begangen wurde
                                          bringt für Markeninhaber signifikante    oder droht. Gerade bei diesen zentra-
Darüber hinaus kann der Markenin-         Änderungen.                              len Fragen des Markenrechts wäre ei-
haber nunmehr auch Vorbereitungs-                                                  ne vereinheitlichte Regelung sinnvoll.
handlungen, wie das Anbringen eines       Erfreulich ist, dass der Gesetzgeber
identischen oder ähnlichen Kennzei-       das Markenrecht auf nationaler und       „„ Gabriele Freifrau von
chens auf der Ware, Anhängern oder        auf EU-Ebene weiter angepasst und           Thüngen-Reichenbach
Etiketten etc., verbieten. Bereits das    vereinheitlicht hat. Auch auf nationa-
Besitzen für geschäftliche Zwecke so-     ler Ebene wird es mit der Umsetzung
wie das Inverkehrbringen und Anbie-       der Markenrechtsrichtlinie zahlreiche
ten von Kennzeichnungsmitteln wie         Änderungen geben.
Etiketten oder Anhängern, auf de-
nen die Marke angebracht ist, kann        Durch die neue Unionsgewährleis-
untersagt werden. Gleiches gilt für       tungsmarke wurde die Möglichkeit
die Einfuhr- und Ausfuhr derartiger       geschaffen, die besonderen Merk-

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