DIE BEDEUTUNG DER MARKE IM MARKENRECHT - JKU ...
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Eingereicht von:
Jennifer Lampl
Angefertigt am
Institut für
Unternehmensrecht
DIE BEDEUTUNG DER Beurteiler / Beurteilerin
Assoz. Univ.- Prof. Dr.
in in
MARKE IM
Helene Herda
Juli 2021
MARKENRECHT
Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Magistra der Rechtswissenschaften
im Diplomstudium
Rechtswissenschaften
JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ
Altenberger Straße 69
4040 Linz, Österreich
www.jku.at
DVR 0093696Eidesstattliche Erklärung
Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und
ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht
benutzt bzw die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich
gemacht habe.
Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument
identisch.
Deutschlandsberg, 08.07.2021
Unterschrift
Jennifer Lampl 2/42Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................... 3
Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................... 5
1. Einleitung ................................................................................................................. 7
2. Begriffsbestimmungen ............................................................................................. 8
2.1. Die Marke ......................................................................................................... 8
2.2. Der Markenbegriff aus juristischer Sicht .......................................................... 8
2.3. Der Markenbegriff aus betriebswirtschaftlicher Sicht ....................................... 9
3. Der Markenwert und die Markenbewertungsverfahren ......................................... 11
3.1. Die DIN ISO Norm 10668……………………….………………………………....12
3.2. Das monetäre Bewertungsverfahren ............................................................. 12
3.2.1. Kostenorientierte Bewertungsverfahren ....................................... 13
3.2.2. Kapital- und ertragsorientierte Markenbewertungsverfahren ....... 14
3.2.3. Preisorientierte Markenbewertungsverfahren .............................. 16
3.2.4. Kapitalmarktorientierte Markenbewertungsverfahren................... 17
3.3. Das nicht monetäre Markenbewertungsverfahren ......................................... 18
3.4. Kombinierte Markenbewertungsansätze ........................................................ 18
4. Die Bedeutung des Markenwertes ........................................................................ 20
5. Der Schaden an der Marke Tirol aus aktuellem Anlass der Covid-
19 Pandemie ......................................................................................................... 21
6. Übertragung von Marken und Markenlizenzen...................................................... 22
6.1. Übertragung von Marken ............................................................................... 22
6.2. Markenlizenzen: Arten und gesetzliche Regelungen ..................................... 24
7. Markenrechtsverletzung ........................................................................................ 26
7.1. Das Vorliegen einer Markenrechtsverletzung ................................................. 26
7.1.1. Verwechslungsgefahr und diesbezügliche Rechtsprechung ........ 26
7.1.2. Rechtsmissbräuchliche Eintragung .............................................. 28
Jennifer Lampl 3/427.1.3. Markenpiraterie ............................................................................ 29
7.2. Das Nicht Vorliegen einer Markenrechtsverletzung ........................................ 30
7.2.1. Erschöpfungsgrundsatz................................................................ 30
7.3. Die Konsequenzen bei einer Markenrechtsverletzung................................... 31
7.3.1. Zivilrechtliche Ansprüche aus Markenrechtsverletzungen ........... 32
7.3.1.1. Unterlassungsanspruch gem § 51 MSchG ..................... 32
7.3.1.2. Beseitigungsanspruch gem § 52 MSchG ....................... 33
7.3.1.3. Anspruch auf Entgelt und Schadenersatz gem
§ 53 Abs 1 und Abs 2 MSchG ........................................ 34
7.3.1.4. Anspruch auf Urteilsveröffentlichung gem § 55 MSchG
iVm § 149 PatG .............................................................. 34
7.3.1.5. Anspruch auf Rechnungslegung gem § 55 MSchG iVm
§ 151 PatG ..................................................................... 35
7.3.1.6. Anspruch auf Auskunft gem § 55a MSchG .................... 35
7.4. Strafrechtliche Konsequenzen von Markenrechtsverletzungen
gem § 60 MSchG ....................................................................................... 36
7.5. Verjährung einer Markenrechtsverletzung ..................................................... 36
7.6. Verwirkung einer Markenrechtsverletzung ..................................................... 37
7.7. Einstweilige Verfügung .................................................................................. 38
7.8. Verhinderung einer Markenrechtsverletzung ................................................. 38
8. Conclusio ............................................................................................................... 39
Literaturverzeichnis....................................................................................................... 41
Jennifer Lampl 4/42Abkürzungsverzeichnis
ABGB Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
Abs Absatz
BGH Bundesgerichtshof
bzw beziehungsweise
DCF Discounted Cash-Flow
dh das heißt
DIN Deutsches Institut für Normung
dMarkenG deutsches Markengesetz
EO Exekutionsordnung
EU Europäische Union
EuGH Europäischer Gerichtshof
EUIPO Amt der europäischen Union für geistiges Eigentum
EV Einstweilige Verfügung
f folgende/r/s
gem gemäß
GesbR Gesellschaft nach bürgerlichem Recht
hA herrschende Ansicht
hM herrschende Meinung
insb insbesondere
IR-Marke Internationale Marke
iSd im Sinne der/des
ISO International Standards Organization
iVm in Verbindung mit
iW im Wesentlichen
LG Landesgericht
lt laut
Marken-RL (89/104/EWG) Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Marken
Marken-RL (2008/95/EG) Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marke
Jennifer Lampl 5/42Marken-RL (2015/2436) Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Marken
MSchG Markenschutzgesetz 1970
mE meines Erachtens
oa oben angeführt
OGH Oberster Gerichtshof
OPM Österreichisches Patentamt
öRsp österreichische Rechtsprechung
PatG Patentgesetz
Rdn Randnummer
Rsp Rechtsprechung
Rz Randziffer
st ständig
StPO Strafprozessordnung
sog sogenannte/r/s
ua unter anderem
UMV Unionsmarkenverordnung
UrhG Urhebergesetz
üA überwiegende Ansicht
va vor allem
vgl vergleiche
WIPO Weltorganisation für geistiges Eigentum
WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium
zB zum Beispiel
Jennifer Lampl 6/421. Einleitung
Die Marke ist ein essentieller immaterieller Wert für das jeweilige Unternehmen. Die
zunehmend hohen Investitionen der Unternehmen in den Aufbau und die
Weiterentwicklung von Marken führen zu steigender Nachfrage beim Verbraucher.
Umso bedeutsamer sind deshalb die Bewertung der Marke und ein gesicherter
Rechtsschutz in Bezug auf das geistige Eigentum.
Die Aufgabe des Markenrechts liegt ua darin, vor Imitationen Dritter zu schützen und
eine Grundlage für die Vergabe von Lizenzen und den Verkauf von Kennzeichen zu
generieren.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Marke aus betriebswirtschaftlicher Sicht,
insbesondere mit ausgewählten Bewertungsverfahren sowie mit der Bedeutung des
rechtlichen Schutzes einer Marke im österreichischen Markenrecht. Dabei werden die
Themen Markenbewertung, Übertragung von Marken und Markenlizenzen,
Markenrechtsverletzung sowie die Möglichkeiten und Bedeutung von Markenschutz
näher erläutert.
Da sich im Laufe der Jahrzehnte viele unterschiedliche Verfahren der Bewertung
entwickelt haben, weise ich darauf hin, dass ich in dieser Arbeit nur einen groben
Überblick über die verschiedenen Bewertungsarten geben kann.
Weiters ist es mir ein Anliegen, mit dem Beispiel der Marke Tirol in Kapitel 5 dieser
Arbeit darauf hinzuweisen, dass nicht nur greifbare Sachen Marken sind, sondern eben
auch Anderes.
Im darauffolgenden Kapitel wird ein kurzer Überblick über die Rolle der Lizenzen bzw
Markenübertragungen gegeben.
Ein besonderes Augenmerk wird in Kapitel 7 auf den Markenschutz geworfen. Hier
versuche ich, einen kurzen Überblick über mögliche Markenrechtsverletzungen und
deren Folgen zu geben bzw ua darauf hinzuweisen, dass nicht alles gleich eine
Markenrechtsverletzung ist. Abgerundet wird die Thematik durch die Erläuterung der
österreichischen Rechtslage anhand ausgewählter juristischer Entscheidungen.
Jennifer Lampl 7/422. Begriffsbestimmungen
Zur Veranschaulichung der Unentbehrlichkeit der Markenbewertung bedarf es
zunächst einer näheren Erläuterung der Grundbegriffe. Die nachfolgenden Punkte
dienen daher als Einführung in die Materie.
2.1. Die Marke
Im Laufe der Zeit sind bezüglich der Marke viele verschiedene Begriffsbestimmungen
entstanden. Während es in der Betriebswirtschaft einige unterschiedliche und auch
sich widersprechende Definitionen gibt, ist der Begriff der Marke in juristischer Hinsicht
im MSchG 1970 klar geregelt.
2.2. Der Markenbegriff aus juristischer Sicht
Der Begriff der „Marke“ ist in Österreich in § 1 des 1970 in Kraft getretenen MSchG
folgendermaßen definiert: „Marken können Zeichen aller Art sein, insbesondere
Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen,
Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge, soweit solche Zeichen
geeignet sind, …“. Eine entsprechende Definition weist auch die neue Marken-
Richtlinie 2015/2436 1, vormals Richtlinie 2008/95/EG 2 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 28.10.2008, ursprünglich Richtlinie 89/104/EWG 3 vom 21.12.1988,
auf.
In den 1960er Jahren initiierte die American Marketing Association eine formale
Auslegung des Markenbegriffs. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass brand 4 dieselbe
Semantik wie die Marke hat. 5 Hier beschreibt sich die Marke wie folgt: „a brand is a
1 RL (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl L 2015/336, 1.
2 RL 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung), ABl L 2008/299, 25.
3 Erste Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Marken vom 21. Dezember 1988.
4 Originaltext: A brand is a name, term, design, symbol or any other feature that identifies one seller´s
goods or service as distinct from those of other sellers; https://www.ama.org/topics/branding/
(abgerufen am 28. 03. 2021).
5 Vgl Bentele/Buchele/Hoepfner/Liebert, Markenwert und Markenermittlung, eine Systematische
Modelluntersuchung und -bewertung (2009) 3.
Jennifer Lampl 8/42name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them which is intended to
identify the goods or services of one seller and to differentiate them from those of
competitors“. 6
Diese Definitionen decken sich also inhaltlich, entsprechen jedoch kaum dem
Verständnis des Konsumenten von einer Marke.
2.3. Der Markenbegriff aus betriebswirtschaftlicher Sicht
Hierbei wird bedeutend mehr Wert auf die Sichtweise des Kunden gelegt. Es haben
sich unterschiedliche Erklärungen der Marken bzw der Markenartikel gebildet.
Bekmeier-Feuerhahn ist der Ansicht, dass zwei unterschiedliche Arten der klassischen
betriebswirtschaftlichen Markendefinition wesentlich sind. Einerseits die Definition
mittels der angebotsorientierten Sichtweise in Form eines Kriterienkatalogs und
andererseits die Definition anhand der konsumorientierten Sichtweise mittels
wirkungsbezogener Ansätze. 7 Nicht nur Diskrepanzen über Art sowie Anzahl der
Kriterien zur Definition der Markenartikel, sondern auch der dauernde Umbruch,
welchem die Markenartikel ausgesetzt sind, sind kritisch zu sehen und erfordern eine
stetige Anpassung. 8 Kontrovers lehnen sich die wirkungsbezogenen Ansätze am
Verhalten des Kunden an. 9
Esch wiederum definiert die Marke wie folgt: „Marken sind Vorstellungsbilder in den
Köpfen der Menschen, die eine Identifikations- und Differenzierungsfunktion
übernehmen und das Wahlverhalten prägen“. 10
Die semiotische Markenbetrachtung versucht wiederum die juristische, die
angebotsorientierte sowie die nachfrageorientierte Betrachtungsweise miteinander zu
vereinigen. 11 Bruhn und die Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens e.V.
(G E M) formulierten die Definition des Begriffes der Marke folgenderweise: „Als Marke
werden Leistungen bezeichnet, die neben einer unterscheidungsfähigen Markierung
6 https://www.ama.org/topics/branding/ (abgerufen am 18. 05. 2021).
7 Bekmeier-Feuerhahn, Marktorientierte Markenbewertung, eine konsumenten- und unternehmens-
bezogene Betrachtung (1998) 15.
8 Vgl Bekmeier-Feuerhahn, Markenbewertung 17.
9 Vgl Bekmeier-Feuerhahn, Markenbewertung 15.
10 Esch, Strategie und Technik der Markenführung (2018) 22.
11 Vgl Bekmeier-Feuerhahn, Markenbewertung 27.
Jennifer Lampl 9/42durch ein systematisches Absatzkonzept im Markt ein Qualitätsversprechen geben,
das eine dauerhaft werthaltige, nutzenstiftende Wirkung erzielt und bei der relevanten
Zielgruppe in der Erfüllung der Kundenerwartungen einen nachhaltigen Erfolg im Markt
realisiert bzw realisieren kann.“ 12
Sander zählt an der Seite des Merkmalskataloges und des wirkungsbezogenen
Ansatzes darüber hinaus noch den instrumentalen Ansatz auf; dies mit dem Ziel, eine
Definition der Marke mittels der absatzpolitischen Aktivität herzustellen. 13
Festzuhalten ist an dieser Stelle der Arbeit, dass diese unterschiedlichen Definitionen
der Marke wohl im Laufe der Jahre entstanden sind und es weder einen richtigen noch
einen falschen Ansatz gibt, wohl aber ist eine für den jeweiligen Zusammenhang
geeignete Definition auszuwählen. 14
12 http://www.gem-online.de/pdf/gem_publikation/Was_ist_eine_Marke_2002.pdf (abgerufen am
21. 04. 2021).
13 Sander, Die Bestimmung und Steuerung des Wertes von Marken (1994) 37.
14 Vgl Trommsdorff, Verfahren der Markenbewertung, in Bruhn (Hrsg) Handbuch Markenführung -
Kompendium zum erfolgreichen Markenmanagement: Strategen, Instrumente, Erfahrungen² (2004)
1857.
Jennifer Lampl 10/423. Der Markenwert und die Markenbewertungsverfahren
Die Unterscheidung der Markenbewertung erfolgt aus finanzwirtschaftlicher,
verhaltenswirtschaftlicher und integrativer Sicht.
Aus finanzwirtschaftlicher Sicht betrachtet, definiert sich der Markenwert durch die
Summe der Überschüsse, welche künftig durch die Marke generiert werden. 15
Aus verhaltenswirtschaftlicher Sicht wird der Wert der Marke durch das Verhalten des
Konsumenten bestimmt. 16
Durch die integrative Betrachtungsweise werden die zwei zuvor genannten
Perspektiven miteinander verbunden. Es werden sowohl finanzielle als auch
verhaltenswirtschaftliche Betrachtungsweisen berücksichtigt. Bekmeier-Feuerhahn
definiert den Markenwert in diesem Zusammenhang „(…) als die durch die Markierung
ausgelösten gegenwärtigen und zukünftigen Wertsteigerungen von Leistungen auf
Konsumenten- und Unternehmerseite, die ökonomisch nutzbar und in monetären
Maßeinheiten zu bewerten sind.“ 17
Wie zuvor bereits erwähnt, kennt die Literatur drei Methoden der Markenbewertung.
Nachfolgend wird zwar das finanzorientierte Verfahren die Hauptrolle spielen, eine
kurze Darlegung der Alternativen soll in diesem Kapitel trotzdem erfolgen.
Klassifizierung der Markenbewertungsverfahren: 18
15 Burmann, http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/markenwert.html#erklaerung (abgerufen am
13. 04. 2021).
16 Burmann, http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/markenwert.html#erklaerung (abgerufen am
13. 04. 2021).
17 Bekmeier-Feuerhahn, Markenbewertung 46.
18 Bentele/Buchele/Hoepfner/Liebert, Markenwert 38.
Jennifer Lampl 11/423.1. Die DIN ISO Norm 10668
Die DIN ISO Norm 1010668 wurde im Jahr 2011 vom Deutschen Institut für
Normierung herausgegeben und soll bewirken, dass sowohl finanz- und
verhaltenswissenschaftliche als auch rechtliche Perspektiven in der Markenbewertung
berücksichtigt werden. 19 Die DIN ISO Norm 1010668 besagt weiters, dass sich das
jeweils ausgewählte Bewertungsverfahren am Bewertungszweck und an den
Eigenheiten der Marke, welche zu bewerten ist, ausrichten muss. 20
3.2. Das monetäre Bewertungsverfahren
Der Markenwert wird in finanzorientierter Betrachtungsweise aus der Sicht des
Unternehmens dargestellt und bestimmt den Gewinn, welcher ohne diese Marke nicht
erwirtschaftet hätte werden können und eben auf diese zurückzuführen ist. Der Gewinn
ist der dem Markenzeichen zuzuschreibende Erlös, abzüglich der Ausgaben, welche
dem Markenzeichen zuzurechnen sind. 21
Damit ein finanzorientiertes Abbild des Markenwertes überhaupt möglich ist, wurden in
den letzten Jahrzehnten unterschiedliche Modelle definiert, diese lassen sich in
kostenorientierte, kapital- und ertragswertorientierte, preisorientierte und
kapitalmarktorientierte Verfahren unterteilen.
Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die monetären Markenbewertungsverfahren,
verglichen mit den Alternativen, wesentlich günstiger sind. Zu erklären ist dies damit,
dass zum einen eine einfache Handhabung der Modelle besteht und zum anderen,
dass etwaige Gutachter ausschließlich unternehmensinterne Informationen und Daten
benötigen. Man darf aber nicht vergessen, dass das finanzorientierte Verfahren
ausschließlich die Unternehmensseite betrachtet, die Sicht des Konsumenten jedoch
völlig außer Acht gelassen wird. 22
19 DIN ISO 10668:2011-10
20 DIN ISO 10668:2011-10 Kapitel 5.1 Allgemeine Hinweise.
21 Sander, Bestimmung und Steuerung des Wertes von Marken 46.
22 http://www.battencompany.com/uploads/media/2001_12_Brand_Equity_Excellence_1_Review.pdf
(abgerufen am 14. 04. 2021).
Jennifer Lampl 12/423.2.1. Kostenorientierte Bewertungsverfahren
Die kostenorientierten Markenbewertungsverfahren werden in zwei Gruppen unterteilt.
Erstens in die Verfahren, welche den Markenwert bestimmen, indem sie die Kosten,
die für die Struktur und Qualität der Marke entstanden sind, bestimmen. Zweitens
werden diese in die Verfahren unterteilt, welche den Wert in Form der
Wiederbeschaffungskosten feststellen. 23 Bei der ersten Form werden alle anfallenden
Aufwendungen, also vom Anfang bis zum tatsächlichen Bewertungszeitpunkt
miteinbezogen. Die zweite Form basiert auf den Kosten, welche erforderlich sind, um
eine Marke, welche neu geschaffen wird, zum Zeitpunkt der Bewertung auf das Niveau
der Marke, die zu bewerten ist zu heben. 24 Markenrechts-, Markenkommunikations-
sowie Markenführungskosten sind somit die entscheidenden Kostenarten.
Aufgrund der der Berechnung zugrunde gelegten Daten werden bei diesem Verfahren
sowohl eine Überbewertung als auch eine unsichere Zukunftsprognose vermieden. 25
Die Markenbewertung anhand des kostenorientierten Verfahrens bringt allerdings auch
einige Probleme mit sich. Bei diesem Ansatz fließen nur diejenigen Werte ein, welche
das jeweilige Unternehmen in die jeweilige Marke an Kosten aufgewendet hat oder
aufwenden hätte müssen, um die Marke zu rekonstruieren. Die Werte, welche von der
Marke an sich erwirtschaftet wurden, fließen nicht ein. Zukunftsorientierte Sichtweisen
werden nicht berücksichtigt. 26 Weiters ist nicht gesagt, dass hohe Kosten gleich einen
hohen Markenwert bestätigen bzw mit einem solchen gleichzusetzen sind. Genau so
wenig sind geringe Kosten mit einem geringen Markenwert gleichzusetzen. 27 Auch der
Beobachtungszeitraum darf nicht außer Acht gelassen werden. Bei neuen Marken ist
die Gefahr gegeben, dass sie sich als Reinfall herausstellen und durch den
Markeninhaber wieder vom Markt genommen werden. 28 Bekmeier-Feuerhahn betont,
dass es heute wesentlich schwieriger ist, eine Marke zu etablieren, da die
23 Vgl Schneider/Kahn/Zenhäusern/Haring, Integrale Markenführung - 14 Grundsätze, wie Markenwert
geschaffen, geschützt, berechnet und vermehrt wird (2003) 125.
24 Vgl Lagarden, Markenbewertung in der Unternehmerpraxis - Empirische Analyse der Bedingungen und
Schlüsselkonzepte der Bewertung (2011) 42.
25 Vgl Eichmann, Marketingorientierte Unternehmensbewertung: Absatzmärkte als Grundlage der
Wertfindung (1992) 77.
26 Bekmeier-Feuerhahn, Markenbewertung 70.
27 Bekmeier-Feuerhahn, Markenbewertung 70.
28 Schneider/Kahn/Zenhausern/Haring, Markenführung 125 f.
Jennifer Lampl 13/42Marktbedingungen immer unterschiedlicher werden, die Märkte strukturierter als in
früheren Zeiten sind und der Druck der Konkurrenz immer höher wird. 29
Ebenso ist an dieser Stelle anzumerken, dass diejenigen Unternehmen, welche am
Markt führend sind, die eigene Marke so stellen und platzieren, dass ihre Position
einzigartig ist. Weiters ist durch die fehlende Transparenz der Teilnehmer am
jeweiligen Markt und die daraus resultierende Schwierigkeit der aufzutreibenden
Daten, die Kalkulierung des Markenwertes mittels Wiederbeschaffungskosten schwer
realisierbar. 30 Kundenspezifische Aspekte spielen bei diesem Verfahren, wie bereits
erwähnt, keine Rolle, dies ist ein weiterer sensibler Punkt. 31
Ein Beispiel für ein kostenorientiertes Bewertungsverfahren ist das Modell von Repenn,
auf welches im Kapitel der Markenübertragung kurz eingegangen wird.
3.2.2. Kapital- und ertragsorientierte Markenbewertungsverfahren
Beim kapital- und ertragsorientierten Verfahren erfolgt die Berechnung des
Markenwertes mittels aller bevorstehenden Jahresüberschüsse, welche auf das Jahr
der Bewertung zu diskontieren sind, um den Wert zum jetzigen Zeitpunkt
festzusetzen. 32 Auch hier gibt es unterschiedliche Arten. Einerseits geschieht dies
durch die Feststellung des Mietwertes der Marke und andererseits durch den Wert des
Ertrages der Marke.
Beim Ansetzen des Mietwertes lautet die Fragestellung, wie viel ein Abnehmer bereit
wäre zu bezahlen, um die Marke verwenden zu dürfen. Bei diesem Ansatz bestimmt
sich der Wert also aus den abgezinsten Miet- und Lizenzerträgen der Folgejahre. 33
29 Bekmeier-Feuerhahn, Markenbewertung 70 f.
30 Vgl Bekmeier-Feuerhahn, Markenbewertung 71.
31 http://www.battencompany.com/uploads/media/2001_12_Brand_Equity_Excellence_1_Review.pdf
(abgerufen am 15. 04. 2021).
32 http://www.battencompany.com/uploads/media/2001_12_Brand_Equity_Excellence_1_Review.pdf
(abgerufen am 15. 04. 2021).
33 Schneider/Kahn/Zenhausern/Haring, Markenführung 127.
Jennifer Lampl 14/42Bei der Ertragswertberechnung wird der erwirtschaftete Wert der Marke vermindert um
den Wert der Aufwendungen herangezogen. 34 Diese entsprechen zum Großteil dem
monetären Verfahren. 35 Demgegenüber lassen sich die Erträge zB aus dem Aufpreis
und aus dem höheren Absatzvolumen bestimmen. 36 Zuletzt wird anhand des
Diskontierungsfaktors die Berechnung des Barwertes der Marke zum Wert der
Gegenwart errechnet. 37 Potentielle Risiken können deshalb berücksichtigt werden, weil
der Zinssatz variabel angepasst wird. 38 Berücksichtigt wird auch die prognostizierte
Nutzungsdauer der Marke, hierbei ist die allgemeine Entwicklung der jeweiligen
Branche heranzuziehen. 39
Auch ist es möglich, den Ertragswert der Marke anhand der Mehrgewinnmethode zu
bestimmen. Hier werden die finanziellen Profite der zu bewertenden markierten
Leistung mit einer nichtmarkierten Leistung eines ähnlichen Unternehmens
verglichen. 40
Ebenso besteht die Möglichkeit, den Wert des Ertrages mittels Residualwertmethode
zu bestimmen. Hier ergibt sich der Wert der Marke aus dem Barwert der künftigen
Überschüsse abzüglich der Kosten der notwendigen Vermögensgegenstände des
Unternehmens. 41
Bei diesen kapital- und ertragsorientierten Verfahren ist ein wesentlicher positiver
Aspekt, dass zukünftige marktbezogene Erträge berücksichtigt werden. Durch das
Anpassen des Diskontierungsfaktors ist es weiters machbar, möglichen Risiken
vorzubeugen. Der angewendete Zinssatz trägt dazu bei, dass die Reinerträge der
Zukunft auf den Gegenwartswert hinunter gerechnet werden können. Es entstehen
wiederum nur wenige Kosten, da keine konsumorientierten Daten benötigt werden.
Die Kehrseite dieser Methoden ist jedoch die Unsicherheit, ob sich die Bewertungen in
der Zukunft als wahr herausstellen. Auch der Zinsfluss ist nicht von objektiver, sondern
34 Vgl Heider in Zerres/Zerres (Hrsg), Handbuch Marketing-Controlling³ (2006) 263.
35 Vgl Gerpott/Thomas, Markenbewertungsverfahren - Einsatzfelder und Verfahrensüberblick, WiSt 2004,
397.
36 Vgl Schneider/Kahn/Zenhausern/Haring, Markenführung 127.
37 Vgl Gerpott/Thomas, Markenbewertungsverfahren 397.
38 Vgl Heider in Zerres, Handbuch Marketing-Controlling³ 263.
39 DIN ISO 10668:2011-10 Kapitel 5.2.3.2 Ökonomische Nutzungsdauer.
40 DIN ISO 10668:2011-10 Kapitel 5.2.2.6 Allgemeine Form der Mehrgewinnmethode.
41 Vgl Lagarden, Markenbewertung 44.
Jennifer Lampl 15/42von subjektiver Natur und kann auf den Wert der Marke wesentlich einwirken. 42 Ein
weiterer Nachteil ist auch die kalkulierte Nutzungsdauer, die lediglich geschätzt wird. 43
Nur schwer umsetzbar sind die Bewertungen anhand von Miet- oder Lizenzerlösen und
auch die Anwendung der Mehrgewinnmethode. Bei allem Genannten ist ein
Vergleichsmaßstab notwendig. Aufgrund der seltenen Vermietung- und Lizenzierung
und aufgrund der Zurückhaltung der notwendigen Daten von anderen Unternehmen ist
dieser Vergleichsmaßstab nur schwer anzusetzen. 44
Ein Beispiel für ein kapital- und ertragsorientiertes Verfahren ist das Markenwertmodell
nach Kern, auf dieses wird in dieser Arbeit jedoch nicht näher eingegangen.
3.2.3. Preisorientierte Markenbewertungsverfahren
Beim preisorientierten Verfahren handelt es sich um den Mehrpreis, welchen die
Abnehmer bereit sind, für die markierte Marke, verglichen mit der unmarkierten Marke,
zu bezahlen. 45 Die Markierungen sollen dem Unternehmen dabei helfen, am Markt
einen höheren Preis zu generieren. 46
Die Absatzmenge wird multipliziert mit der Differenz des Preises zu einem nicht
markierten Produkt mit gleicher Beschaffenheit. 47 Der markenbezogene Aufschlag des
Preises kann auf direktem Wege durch Befragung der Abnehmer, oder auch auf
indirektem Wege, einerseits mit der hedonischen Preistheorie und andererseits anhand
einer Conjoint Analyse, berechnet werden. 48
Ein positiver Aspekt der preisorientierten Verfahren liegt va in ihrer Einfachheit. 49 Beim
gegenständlichen Verfahren lehnt sich der Markenwert im Großen und Ganzen am
Preisaufschlag zum Stichtag an, deswegen bleiben zukunftsbezogene Perspektiven
42 Vgl Eichmann, Marketingorientierte Unternehmensbewertung 84.
43 Vgl Lagarden Markenbewertung 44.
44 DIN ISO 10668:2011-10 Kapitel 5.2.2.6 Allgemeine Form der Mehrgewinnmethode.
45 Bekmeier-Feuerhahn, Markenbewertung 72.
46 Bekmeier-Feuerhahn, Markenbewertung 72.
47 http://www.battencompany.com/uploads/media/2001_12_Brand_Equity_Excellence_1_Review.pdf
(abgerufen am 15. 04. 2021).
48 Esch, Markenführung 256 f.
49 Esch, Markenführung 256 f.
Jennifer Lampl 16/42hier unberücksichtigt. Eine andere Problematik, welche sich bei der direkten Ermittlung
des Preisaufschlages stellt, ist die Glaubwürdigkeit der Konsumenten, welche dazu
befragt wurden. Aussagen passen nicht immer mit dem eigentlichen Verhalten der
Konsumenten zusammen. 50
Um ein Beispiel für ein preisorientiertes Markenbewertungsverfahren zu geben, sei hier
das hedonische Preismodell von Sander genannt. Es wird in dieser Arbeit jedoch nicht
weiter darauf eingegangen.
3.2.4. Kapitalmarktorientierte Markenbewertungsverfahren
Hier geht man davon aus, dass die Höhe des Markenwertes durch die Entwicklung des
Börsenwertes widergespiegelt wird. Der Wert der Marke resultiert aus dem Wert des
Unternehmens abzüglich materieller und immaterieller Vermögenswerte, obgleich der
Wert des Unternehmens gleich dem Wert am Kapitalmarkt ist. Der Wert des
Unternehmens ergibt sich in diesem Fall also aus der Multiplikation des Aktienpreises
mit der Aktienzahl. 51 Die Problematik des kapitalmarktorientierten Verfahrens liegt
darin, dass dieses nur für börsenorientierte Unternehmen zweckmäßig ist. 52
Wie schon bei den zuvor genannten kostenorientierten Verfahren wird die Sicht des
Kunden hier außer Acht gelassen. 53
Als Beispiel für ein kapitalmarktorientiertes Verfahren sei an dieser Stelle das
Börsenwertmodell nach Sullivan genannt. Hierauf wird in dieser Arbeit jedoch nicht
weiter eingegangen.
50 http://www.battencompany.com/uploads/media/2001_12_Brand_Equity_Excellence_1_Review.pdf
(abgerufen am 15. 04. 2021).
51 Vgl Bekmeier-Feuerhahn, Markenbewertung 74.
52 Vgl Bekmeier-Feuerhahn, Markenbewertung 74.
53 http://www.battencompany.com/uploads/media/2001_12_Brand_Equity_Excellence_1_Review.pdf
(abgerufen am 15. 04. 2021).
Jennifer Lampl 17/423.3. Das nicht monetäre Markenbewertungsverfahren
Konträr zu den finanzorientierten Bewertungsverfahren bestimmen die
verhaltenswissenschaftlichen Verfahren den Markenwert mittels
Konsumentenverhalten. 54 Die Markenwertermittlung geschieht hier anhand der Stärke
der Marke, dies mittels Nutzwertanalysen. 55 Die notwendigen Daten werden von den
Bewertenden typischerweise durch Umfragen erhoben. 56
Einflussreiche Faktoren hierfür sind die Bekanntheit der Marke, die Assoziationen mit
der Marke, die Markenloyalität, der Markenschutz und das Marken Know-how bzw die
Ressourcen. 57
Ein positiver Aspekt der verhaltenswissenschaftlich orientierten Verfahren ist, dass das
Markenmanagement die Zusammensetzung des Markenwertes verstehen kann.
Dieses Modell macht es möglich, Beweggründe für Steigerungen bzw Verluste des
Wertes der Marke nachzuvollziehen. Aus diesem Grund ist dieses Verfahren der
Markenwertermittlung für die Markensteuerung besonders qualifiziert. 58
Die mangelnde Überleitung der Markenstärke in einen finanzorientierten Markenwert
sowie die fehlenden betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte sind wesentliche
Nachteile des nichtmonetären Markenbewertungsverfahrens. Die Einflussfaktoren sind
zur Gänze subjektiv und so kann es gegebenenfalls zu einer großen Abweichung bei
der Festlegung der Stärke der Marke kommen. 59
3.4. Kombinierte Markenbewertungsansätze
Die einseitige Betrachtungsweise, entweder eben durch die monetären Verfahren oder
durch das nicht monetäre Verfahren, bringt mit sich, dass wesentliche Bestandteile für
die Bestimmung des Markenwertes fehlen. So versuchte man, ein Verfahren zu
54 Vgl Bekmeier-Feuerhahn, Markenbewertung 34.
55 http://www.battencompany.com/uploads/media/2001_12_Brand_Equity_Excellence_1_Review.pdf
(abgerufen am 04. 04. 2021).
56 Vgl Trommsdorff in Bruhn, Handbuch Markenführung² 1864.
57 Vgl Schneider/Kahn/Zenhausern/Haring, Markenführung 94 f.
58 http://www.battencompany.com/uploads/media/2001_12_Brand_Equity_Excellence_1_Review.pdf
(abgerufen am 12. 04. 2021).
59 http://www.battencompany.com/uploads/media/2001_12_Brand_Equity_Excellence_1_Review.pdf
(abgerufen am 12. 04. 2021).
Jennifer Lampl 18/42schaffen, welches beide Seiten einbezieht. 60 Die Festlegung des monetären Wertes
der Marke geschieht durch einen zweistufigen Vorgang, wodurch sich der Markenwert
im zweiten Schritt aus der Markenstärke des ersten Schrittes ergibt. 61
Folgender Ablauf wird bei den hybriden Ansätzen vom Großteil verfolgt: 62
• Phase 1: Messung der Stärke der Marke
• Phase 2: Isolierung der Stärke der Marke
• Phase 3: Ermittlung des Potentials des Ertrages der Marke
• Phase 4: Ermittlung der Lebensdauer der Marke
• Phase 5: Berechnung des Barwertes der Marke
Ungeachtet dessen, dass die kombinierten Markenbewertungsverfahren sowohl die
monetären als auch die nicht monetären Methoden beachten und einbeziehen, ist an
dieser Stelle festzuhalten, dass aufgrund dieser Verbindung ein Input-Output-Problem
geschaffen wird. Es kann sein, dass die betrieblichen Kriterien nicht nur den Wert der
Marke beeinflussen, vielmehr aber selber Einfluss auf den Wert der Marke nehmen.
Ein anderer negativer Punkt beim hybriden Markenbewertungsverfahren ist die
Subjektivität der Kriterien-Auswahl, welche Grund dafür ist, dass der errechnete Wert
der Marke manchmal nicht nachvollzogen werden kann. 63
Wie schon bei der Definition der Marke ist an dieser Stelle festzuhalten, dass es bei
den Markenbewertungsverfahren kein Richtig oder Falsch gibt. Wichtig ist, das
passende Verfahren für den entsprechenden Bewertungsanlass auszuwählen.
60 http://www.battencompany.com/uploads/media/2001_12_Brand_Equity_Excellence_1_Review . pdf
(abgerufen am 12. 04. 2021).
61 Vgl Kriegbaum, Markencontrolling - Bewertung und Steuerung von Marken als immaterielle
Vermögenswerte im Rahmen eines unternehmenswertorientierten Controlling (2001) 118.
62 Vgl Franzen, Monetäre Markenbewertung – Stand nach 20 Jahren praktischer Anwendung (2011) 52.
63 http://www.battencompany.com/uploads/media/2001_12_Brand_Equity_Excellence_1_Review . pdf
(abgerufen am 12. 04. 2021).
Jennifer Lampl 19/424. Die Bedeutung des Markenwertes
Eine Marke zu etablieren, den Wert der Marke aufrecht zu erhalten und im besten Falle
noch zu steigern, bringt dem Unternehmen, welches die markierte Leistung vertreibt,
zweifelsohne Vorzüge im Gegensatz zu Unternehmen, welche nur einen dürftigen oder
auch keinen Markenwert aufzeigen. Ein hoher Markenwert geht, wie im Kapitel zuvor
beschrieben, mit einer starken Marke einher. Die wichtigsten Funktionen einer Marke
für das Unternehmen sind der Schutz vor Nachahmung, die Differenzierung, die
Kundenbindung, das Kapital, der Vorverkauf und die Profilierung. 64
Die Bedeutung der immateriellen Vermögenswerte nimmt neben dem Nutzen, den ein
Unternehmen aus der Marke zieht, immer mehr zu. Eine Untersuchung dazu im Jahr
2010 von Lagarden ergab bei einer Erhebung über 120 Unternehmen, dass diese
hauptsächlich die Marke und das Warenzeichen als signifikante immaterielle
Wirtschaftsgüter erwähnt haben. 65
Wie man aus den bisherigen Ausführungen klar erkennen kann, hat die Marke einen
bedeutenden Einfluss auf die Bekanntheit, den Erfolg und den Wert eines
Unternehmens. Gleichzeitig können aber auch Einflüsse von außen der schwer
erkämpften Beliebtheit einer Marke großen Schaden zufügen.
64 Vgl Schneider/Kahn/Zenhausern/Haring, Markenführung 22.
65 Vgl Lagarden, Markenbewertung 79.
Jennifer Lampl 20/425. Der Schaden an der Marke Tirol aus aktuellem Anlass der Covid-19
Pandemie
Der Konsument verknüpft mit einer Marke deren greifbare Eigenschaften, die
ästhetische und technische Funktionalität des Produkts, und er baut eine emotionale
Beziehung zu „seiner“ Marke auf. 66 Im Laufe der Zeit haben sich aber auch nicht
physisch „greifbare“ Produkte als Marken herauskristallisiert. Dazu zählt die als Wort-
Bild-Marke international geschützte Marke Tirol mit rot-weiß-rotem Logo. Die Tiroler
lieben ihre Heimat, sie identifizieren sich damit und sie haben eine emotionale Bindung
zu ihr. All dies sind Voraussetzungen, um eine Marke im internationalen Umfeld
erfolgreich platzieren zu können. Die Tiroler selbst sind die besten Markenbotschafter
für das alpine Lebensgefühl. 67 Der Aufbau einer Marke ist äußerst zeit- und
geldintensiv, ihre nachhaltige Schädigung kann leider innerhalb kürzester Zeit erfolgen.
Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Umgang Tirols mit der Covid-19-Krise im März 2020
und mit der südafrikanischen Mutation im Februar 2021. Das Institut für Management-
und Wirtschaftsforschung (IMWF) veröffentlichte am 11. 03. 2021 das Ergebnis einer
Studie, die sich anhand von 26 Millionen Debattenbeiträgen mit der Kommunikation
zum Thema Corona in Deutschland beschäftigte. Für die Deutschen, die den mit
Abstand wichtigsten Markt für den Tiroler Tourismus darstellen, wurde Tirol zum
Synonym für Versagen beim Umgang mit der Covid-19-Pandemie. War es Anfang
März 2020 die verspätete Reaktion der Behörden auf die ersten Corona-Fälle, die
Ischgl negativ ins Licht der Weltöffentlichkeit rückte, so haben die verbalen
Auseinandersetzungen zwischen den Repräsentanten Tirols und dem
Gesundheitsministerium im Februar 2021 bezüglich des Umgangs mit der
südafrikanischen Variante der Studie zufolge nicht nur Tirol, sondern auch der Marke
Österreich nachhaltigen Schaden zugefügt, dessen Ausmaß sich noch nicht
abschätzen lässt. 68
66 Vgl Schönherr, in Keuper/Kindvater/Dertinger/Heim (Hrsg), Handbuch 11 Thesen zur
nachhaltigen Markenführung und Implementierung. Mit einem umfassenden Fallbeispiel der Loewe AG
(2009) 153.
67 www.marke.tirol (abgerufen am 31. 03. 2021).
68 www.unsertirol.com/11.3.2021 (abgerufen am 31. 03. 2021).
Jennifer Lampl 21/426. Übertragung von Marken und Markenlizenzen
Die Markenbewertung spielt auch bei Unternehmensverkäufen, bei Pfändung oder im
Insolvenzverfahren eine große Rolle.
Das Markenrecht ist wie das Eigentumsrecht ex lege ein absolutes Recht, das dem
Rechtsinhaber Schutz gegen widerrechtlichen Eingriff Dritter gewährt. Der
Rechtsübergang erfolgt mangels Körperlichkeit des Rechts durch Zession und
Eintragung im Markenregister des Patentamts, wobei dieser nur deklarative Bedeutung
zukommt.
6.1. Übertragung von Marken
Anders als bei Patenten und Mustern ist die Eintragung nicht Bestandteil des Modus,
sondern dient nur Publizitätszwecken. 69 Bei Übertragung durch Rechtsgeschäft hat die
Umschreibung durch Vorlage einer Übertragungsurkunde, aus der der
übereinstimmende Wille zur Übertragung von Übertragendem und Erwerber resultiert,
zu erfolgen. 70 § 11 Abs 3 MSchG sieht vor, dass das Markenrecht vor dem Patentamt
erst nach erfolgter Umschreibung geltend gemacht werden kann, woraus resultiert,
dass markenspezifische Verständigungen mit Wirkung gegen den Erwerber dem
Eingetragenen zugestellt werden.
§ 11 Abs 1 MSchG bestimmt, dass das Markenrecht im Falle eines
Eigentümerwechsels des gesamten Unternehmens, mangels anderer Vereinbarung,
kraft Gesetzes, also ohne dass es besonderer Handlungen bzw einer expliziten
Zustimmung des Rechtsnachfolgers bedarf, auf den neuen Eigentümer übergeht.
Daraus resultiert, dass im Falle der Veräußerung nur eines Teils des Unternehmens
der Übergang der Markenrechte ausdrücklich vereinbart werden muss.
Die Übertragung der Marke für alle oder einzelne Produkte oder Dienstleistungen ist
jedoch auch ohne Wechsel des Eigentümers am Unternehmen möglich. Wird ein
Markenrecht nur teilweise übertragen, besteht die Möglichkeit, dass das Publikum
durch eine eventuelle Gleichartigkeit der von der Marke erfassten übertragenen und
verbleibenden Produkte getäuscht wird.
69 Vgl Engin-Deniz, Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen³ (2017) 538.
70 https://www.patentamt.at/marken/ marken-management/aenderungen/übertragung (abgerufen am
03. 04. 2021).
Jennifer Lampl 22/42Eine derartige Täuschung wird seit der Novellierung 1999 des MSchG dahingehend
verhindert, dass dem OPM das Recht eingeräumt wird, im Falle einer geeigneten
Täuschung des Publikums über Art, Beschaffenheit oder Ursprung des Produkts oder
der Dienstleistung die Umschreibung einer Marke auf den Erwerber abzuweisen. Auf
die Abweisung kann verzichtet werden, wenn der Erwerber einer Einschränkung des
Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in der Weise zustimmt, dass keine
Täuschungsgefahr gegeben ist (§ 11 Abs 2 MSchG).
Wie in Kapitel 2 ausgeführt, muss für eine erfolgreiche Vermarktung der Marke und zur
Ermittlung ihres Ertragspotentials ihre Positionierung, dh das Verständnis wofür sie
steht und was sie keinesfalls anbieten soll, klar definiert sein. Wird bei einer
rechtsgeschäftlichen Übergabe der Marke dieses Verständnis klar vermittelt, steigt bei
potentiellen Erwerbern das Interesse an und das Vertrauen in die Marke. In die
Wertanalyse muss aber auch das zukünftige Wachstumspotential in neue
Geschäftsfelder miteinfließen. 71
Eine Bewertungsmethode, die bei Unternehmenskäufen zur Anwendung kommt, ist die
Vergleichspreismethode, wobei Verkäufe von gleichartigen Marken auf dem Markt
verglichen werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die Marke, die bewertet werden soll,
bereits Gegenstand einer Veräußerung war. 72
Auch die klassische Bewertung durch Multiplikatoransätze oder mittels DCF-Analysen,
bei der der Wert eines Unternehmens aus der Diskontierung des zukünftigen Cash-
Flows ermittelt wird, stellt auf vergangene Ergebnisse ab, wodurch Informationen zum
tatsächlichen Potential einer (unbenutzten) Marke fehlen.
Repenn hat mit dem „WoReWert-System“ eine Methode entwickelt, bei der der Wert
der Marke durch Ermittlung ihres Verkehrswerts erhoben wird. Dabei werden
Grundwert und Betriebswert zugrunde gelegt. Der Grundwert umfasst die Kosten, die
aufgewendet wurden, um das Markenrecht zu bekommen, die Marke zu entwickeln
und zu erhalten. Der umsatzbezogene Betriebswert errechnet sich bei benutzten
Marken durch Zugrundelegung eines variablen, auf Erfahrungswerten beruhenden
Prozentsatzes des durchschnittlichen Jahresumsatzes der letzten 5 Jahre. Diesem
71 Vgl Cleven/Schmidl, Maximierung des „Brand Value“ in M&A-Transaktionen (2018) 243.
72 Vgl Repenn, Die Marke als selbständiges Wirtschaftsgut, ÖBl 1995, 99.
Jennifer Lampl 23/42ermittelten Betrag werden die Einnahmen aus Nutzungsrechten und die Kosten für die
Verteidigung prioritätsjüngerer Marken hinzugerechnet. 73
6.2. Markenlizenzen: Arten und gesetzliche Regelungen
Die Markenlizenz, also die Befugnis zur Nutzung der Marke, wird durch Lizenzvertrag
in Form eines Dauerschuldverhältnisses eingeräumt und gewährt dem Lizenznehmer
das Recht zur Teilhabe an der Bekanntheit und dem guten Ruf der Marke. Es handelt
sich um die Mitnutzung eines Rechts, das aus Schutzgründen dem Inhaber der Marke
vorbehalten ist.
Entsprechend der Empfehlung der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO),
die zwecks terminologischer Vereinheitlichung und einfacherer Streitbeilegung
Lizenzen nach Art und Umfang unterscheidet, gibt es exklusive/ausschließliche
Lizenzen, Alleinlizenzen und nicht exklusive/ausschließliche Lizenzen. Bei ersteren
räumt der Markeninhaber (Lizenzgeber) dem Dritten (Lizenznehmer) ein exklusives
Nutzungsrecht ein. Dies bedeutet, dass dieser die Marke unter Ausschluss aller
anderen Personen, auch des Markeninhabers selbst, markenkonform nutzen darf.
Auch bei der Alleinlizenz darf der Markeninhaber nur einem Dritten Nutzungsrechte
einräumen, er selbst darf jedoch die lizenzierte Marke weiterhin nutzen. Bei der nicht
exklusiven/ausschließlichen Lizenz darf der Markeninhaber neben der eigenen
Nutzung auch anderen Dritten Nutzungsrechte einräumen. 74
Die österreichische gesetzliche Regelung unterscheidet in § 14 MSchG nur zwischen
ausschließlicher und nicht ausschließlicher Lizenz.
Je nach Nutzungsart variieren die Lizenzgebühren. Die Nutzung kann inhaltlich, zeitlich
und räumlich beschränkt werden.
Im Unterschied zur Übertragung einer Marke, wo im Zuge der Veräußerung des
gesamten Unternehmens der alte Markeninhaber seine Rechte verliert, da
§ 11 Abs 2 MSchG bestimmt, dass das Markenrecht samt allfälliger Lizenzen auf den
Erwerber übergeht, wirkt eine bloße Lizenzierung rechtserhaltend, da diese
73 Vgl Brämer, Die Sicherungsabtretung von Markenrechten (2005) 88.
74 Vgl Engin-Deniz, MSchG³ 553.
Jennifer Lampl 24/42gem § 33a MSchG dem Markeninhaber zugerechnet wird. Dem Lizenznehmer stehen
lediglich die im Vertrag zugesicherten Rechte zu. 75
Die Rechtsfolgen bei der Veräußerung des Unternehmens eines Lizenznehmers sind
in § 11 MSchG nicht klar geregelt, aber da anzunehmen ist, dass der nationale
Gesetzgeber keine unterschiedliche Behandlung von Marken- und Patentlizenzen
beabsichtigte und in § 28 UrhG bzw in § 38 PatG bei Unternehmensveräußerungen
von Lizenznehmern bestimmte, dass die entsprechenden Lizenzen ohne Zustimmung
des Dritten auf den Erwerber übertragen werden können, kann, obwohl noch nicht
ausjudiziert, per analogiam davon ausgegangen werden, dass das Lizenzrecht in
diesen Fällen auf den Erwerber übergeht. 76
Das österreichische MSchG ermöglicht in § 28 Abs 1 die Eintragung von Lizenzrechten
im Markenregister. Der Lizenznehmer ist jedoch nicht berechtigt, die Marke für sich
selbst registrieren zu lassen. Die Verletzung des absoluten Markenrechts kann, je nach
Ausgestaltung der Lizenz, neben dem Markeninhaber auch der Lizenznehmer durch
Unterlassungs- und Beseitigungsklage geltend machen.
75 Vgl Engin-Deniz, MSchG³ 556.
76 Vgl Engin-Deniz, MSchG³ 540.
Jennifer Lampl 25/427. Markenrechtsverletzung
In diesem Kapitel wird die Bedeutung der Markenrechtsverletzung näher erläutert. Man
kommt oftmals schnell mit diesem Thema in Berührung, egal ob man diesbezüglich
einfach unwissend ist oder aber auch vom Fach kommt. Umso wichtiger ist es, sich
damit gezielt auseinander zu setzen. Das vorliegende Kapitel gibt einen Einblick, was
man unter Markenrechtsverletzung versteht, wann diese vorliegt, welche
Konsequenzen bei der Markenrechtsverletzung drohen und wie diese vermieden
werden kann. Es kann sowohl zivilrechtliche- als auch strafrechtliche Konsequenzen
geben, sofern eine Markenrechtsverletzung vorliegt.
7.1. Das Vorliegen einer Markenrechtsverletzung
Vorab gilt es stets zu klären, ob eine geschützte Marke von einer Rechtsverletzung
betroffen ist.
7.1.1. Verwechslungsgefahr und diesbezügliche Rechtsprechung
Die Marke als absolutes Recht befugt den Markeninhaber anderen zu untersagen,
gleiche oder ähnliche Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren zu verwenden, sofern
eine Gefahr der Verwechslung im geschäftlichen Verkehr besteht. Diesbezüglich kann
der Verletzte gem § 29 a iVm § 30 Abs 1 Z 2 MSchG durch Widerspruch die Löschung
der später eingetragenen Marke gerichtlich einklagen, falls das Publikum die jüngere
Marke gedanklich mit der älteren Marke verbindet und dadurch verwechseln könnte, da
die Marken identisch oder ähnlich sind.
Nach stRsp des OGH ist im entsprechenden Widerspruchsverfahren zunächst eine
abstrakte Prüfung auf Gleichheit oder Ähnlichkeit der Marken durch Vergleich der
Registereintragungen durchzuführen. 77 Auf die tatsächliche Benutzung der Waren oder
Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr kommt es nicht an. Auch bei der
Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist zuerst nur auf die
Registereintragung und nicht auf die tatsächliche Verwendung bzw auf das Verhalten
des Markeninhabers abzustellen. 78
77 RIS Justiz RS0066553 [T13]; RS0000786; RS0000810.
78 Schumacher in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz2 § 30 Rz 5 f (Stand 31. 12. 2013, rdb.at).
Jennifer Lampl 26/42In Bezug auf die Beurteilung, ob es sich um idente oder ähnliche Waren oder
Dienstleistungen handelt, sind alle wesentlichen Faktoren, wie Art,
Verwendungszwecke, Nutzung, Eigenart der konkurrierenden bzw sich ergänzenden
Produkte sowie die Kennzeichnungskraft, insb in Form der Bekanntheit der
prioritätsälteren Marke zu berücksichtigen. Starke Marken genießen einen größeren
Schutzbereich als normal oder schwach gekennzeichnete Marken. Dies leitet der
EuGH 79 aus Art 4 Abs 1 lit b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom
21. 12 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Marken ab, der besagt, dass eine Marke von der Eintragung auszuschließen ist bzw
eine solch eingetragene Marke für ungültig zu erklären ist, wenn „wegen ihrer Identität
oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die
beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der
älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird."
Laut stRsp des EuGH, dem auch die öRsp folgt, ist die „Ähnlichkeit“ unbedingt in
Zusammenhang mit der Verwechslungsgefahr zu sehen, da diese Voraussetzung für
den Schutz ist. Diese ist umfassend nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen.
Ausgangspunkt ist der durchschnittlich informierte, aufmerksame Konsument der
betroffenen Waren/Dienstleistungen bei flüchtiger Wahrnehmung in der Eile des
täglichen Geschäfts. 80 Der Begriff „Umfassend“ impliziert eine bestimmte
Wechselbeziehung zwischen den ausschlaggebenden Faktoren, also Ähnlichkeit der
Marke und Ähnlichkeit der durch sie gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen.
Daraus ist abzuleiten, dass die Verwechslungsgefahr umso niedriger ist, je höher der
Unterschied beim Grad der Ähnlichkeit gegeben ist. Je mehr sich die durch die Marken
geschützten Waren/Dienstleistungen voneinander unterscheiden, desto ähnlicher
dürfen sich die Markenbezeichnungen sein bzw umgekehrt je ähnlicher die Zeichen
sind, desto höhere Unterscheidungskraft müssen die Waren/Dienstleistungen
aufweisen.
Eine Verwechslungsgefahr ist auch gegeben, wenn die Waren an unterschiedlichen
Orten hergestellt werden, aber das Publikum glauben könnte, dass die Waren der
Kontrolle durch dasselbe Unternehmen unterliegen oder von wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen stammen.
79 EuGH 29. 09. 1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha gegen Metro-Goldwyn-Mayer, ÖBl 1999, 478.
80 OGH 14. 12. 1982, 4 Ob 402/82; ÖBI 1983, 83 (Schönherr).
Jennifer Lampl 27/42Ausschlaggebend für die oben genannten Feststellungen ist die Rechtsache C-39/97
des EuGH, ein Markenrechtsstreit zwischen dem japanischen Unternehmen Canon
Kabushiki Kaisha (CKK) und der amerikanischen Metro-Goldwyn-Mayer Corporation
(MGM), bei dem der deutsche BGH Vorabentscheidungsfragen zur Auslegung der
oben genannten Ersten Richtlinie 89/104/EWG an den EuGH richtete. Grund des
Rechtsstreits war die mutmaßliche Gleichartigkeit der Zeichen CANON und CANNON,
weil klanglich identisch, und die Bekanntheit der Marke CANON. Das deutsche
Bundespatentgericht hat jedoch nach geltendem deutschen Recht weder die
Gleichartigkeit der Zeichen festgestellt, noch der Bekanntheit der Marke der klagenden
Partei Bedeutung beigemessen und eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, da
nach der Verkehrsauffassung Videofilmkassetten, für die die Marke CANNON
angemeldet werden sollte, und Videorecorder, für welche das Zeichen CANON bereits
registriert war, nicht aus demselben Herstellerbetrieb stammen.
Eine Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn sich die Zeichen in ihrem
Gesamteindruck, unter Berücksichtigung der sie unterscheidenden und dominierenden
Elemente, auf einer Ebene ähneln, also im Klang, im Schriftbild oder in ihrer
Bedeutung. Die diesbezügliche Ähnlichkeit richtet sich nach dem Gesamteindruck auf
den Durchschnittsverbraucher, wobei zu beachten ist, dass dieser in der Regel die
streitgegenständlichen Marken nicht gleichzeitig wahrnimmt und die Intensität der
Aufmerksamkeit je nach Art der Ware/Dienstleistung variiert. 81
Mit dieser Feststellung stützt sich der OGH in der genannten Streitsache auf die
Entscheidung des EuGH in der Rechtsache C-342/97 vom 22. 6. 1999 Llyod-Lloint’s,
wo dieser in einem Vorabentscheidungsverfahren auf seine Vorabentscheidung in der
Rechtsache C-2511/95 Sabel-Puma Rdn 23 verwies. 82
7.1.2. Rechtsmissbräuchliche Eintragung
Eine Marke darf nicht rechtsmissbräuchlich eingetragen sein. Die Marke hat
rechtmäßig eingetragen zu sein. 83
Nach unbestrittener Ansicht muss der Anmelder einer Marke nicht beabsichtigen, die
Marke selbst zu benutzen, es genügt der Wille, sie beispielsweise in Form von
81 OGH 28. 09. 2006, 4 Ob 124/06y.
82 EuGH 22. 06. 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH-Klijsen Handel BV, ÖBl 1999,
305.
83 EuGH 06. 03. 2014, C-409/12, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH-Pfahnl Backmittel
GmbH, ÖBl 2014, 28.
Jennifer Lampl 28/42Lizenzen Dritten zu übertragen, wie dies unter anderen von Werbeagenturen häufig
praktiziert wird. Eine Anmeldung darf jedoch nicht nur zu dem Zweck erfolgen, andere
Unternehmen, die idente oder ähnliche Zeichen verwenden, gerichtlich mit
Unterlassungs- und Schadenersatzklagen zu belangen. Eine derartige missbräuchliche
Anmeldung sieht die Rsp indiziert, wenn viele Marken für komplett unterschiedliche
Waren/Dienstleistungen verwendet werden, keine ordentliche Planung zur Benutzung
oder Lizenzierung der Marke vorliegt, oder bei der Anschaffung von Vorratsmarken zu
Spekulations- und Abmahnzwecken. 84
§ 34 MSchG normiert, dass im Falle einer bösgläubigen Anmeldung jedermann die
Löschung dieser Marke begehren kann. Wird das Verletzungsverfahren vom Beklagten
angestrebt, ist die Bösgläubigkeit als Vorfrage zu klären. Nach Ansicht des EuGH, der
auch die öRsp folgt, ist die Frage der Bösgläubigkeit umfassend, dh durch
Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, zu beurteilen.
Der OGH bejahte die rechtsmissbräuchliche Anmeldung zB bei der Registrierung der
Marken "Löwen-Zähne", "Krone vom Löwen", "Ihre Dritten vom Löwen". 85 Grund dafür
war die Ankündigung eines langjährig etablierten Inhabers einer Handelskette, die als
„Löwe“ bekannt war, dass der Geschäftsbereich künftig auf Zahntechnik und
Zahnmedizin ausgedehnt werden würde.
Bösgläubigkeit im Sinne des § 34 MSchG liegt auch vor, wenn vertragliche oder
vorvertragliche Interessenwahrnehmungspflichten durch die Anmeldung verletzt
werden. 86 Wird eine GesbR aufgelöst, hat man hinsichtlich einer etwaigen früheren
gemeinsamen Bezeichnung eines Unternehmens ebenso
Interessenswahrnehmungspflichten. 87
7.1.3. Markenpiraterie
Der Unterschied zwischen der Markenpiraterie und der Produktpiraterie - auf welche in
dieser Arbeit nicht näher eingegangen wird - besteht darin, dass bei der
Markenpiraterie die verbotene Verwendung der Marke an sich stattfindet, zB das
Anbringen eines Markenzeichens auf einem Produkt, welches aber eigens hergestellt
84 OGH 14. 09. 2014, 4 Ob 98/14m.
85 OGH 17. 09. 2012, 4 Ob 152/03m.
86 Vgl Nauta, Sittenwidriger Markenrechtserwerb, ecolex 2003, 250.
87 Vgl Nauta, Sittenwidriger Markenrechtserwerb, ecolex 2003, 250.
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